Patentvertragsrecht

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Sven Kluge. Patentvertragsrecht

Patentvertragsrecht

Impressum

Vorwort

Bearbeiterverzeichnis

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

1. Teil Grundlagen

§ 1 Einführung

Anmerkungen

§ 2 Historische Grundlagen

Anmerkungen

§ 3 Patentvertragsrecht und Bürgerliches Recht

I. Vorbemerkung

1. Grundlagen

2. Zweckübertragungslehre und Spezifizierungslast

3. Risiko- und Wagnisgeschäft?

4. Absichtserklärungen, Vorverträge, Optionsrechte

III. Grundprinzipien

1. Typenzwang und Typenfixierung

2. Gutgläubiger Erwerb

3. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte, Trennungs- und Abstraktionsprinzip

4. Sukzessionsschutz

Anmerkungen

§ 4 Kartellrechtliche Rahmenbedingungen

1. Ein Schein von Komplementarität

2. Autonomie des Wettbewerbsrechts

3. Stand der Rechtsprechung

4. Wesentliche Erkenntnisse

II. Überblick und Systematik

1. Allgemeines

a) Vorbemerkungen

b) Vereinbarungen

c) Beschlüsse

d) Verhaltensabstimmung

a) Vorbemerkungen

b) Zweck oder Wirkung

aa) Bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen

bb) Bewirkte Wettbewerbsbeschränkungen

(1) Selbstständigkeitspostulat

(2) Einschränkung der Handlungsfreiheit

(3) Ausnahmen

c) Lizenzvereinbarungen

d) Spürbarkeit

4. Zwischenstaatlichkeit

IV. Freistellungstatbestand

1. Allgemeines

a) Vorbemerkungen

aa) Gesamtbilanz der Kartellabsprache

(1) Verbesserungen und Innovationen

(2) Beteiligung der Verbraucher

(3) Exkurs: Querschnittsmaterien

bb) Unerlässlichkeit der Beschränkung

cc) Im Zweifel für den Wettbewerb

a) Vorbemerkungen

aa) Freistellung

bb) Beschränkungen

cc) Marktanteile

c) Kurzdarstellung der Verordnungen

aa) Technologietransfer

(1) Anwendungsbereich

(2) Anwendungskriterien

(3) Marktanteilsschwellen

bb) Forschung und Entwicklung

(1) Anwendungsbereich

(2) Voraussetzungen

(3) Marktanteilsschwellen

cc) Spezialisierung

(1) Anwendungsbereich

(2) Voraussetzungen

(3) Marktanteilsschwellen

dd) Vertikale Vereinbarungen

(1) Anwendungsbereich

(2) Voraussetzungen

(3) Marktanteilsschwellen

V. Rechtsfolgen eines Kartellverstoßes

1. Privatrechtliche Sanktionen

aa) Rechtliche Wirkungen

bb) Teilnichtigkeit

cc) Geltungserhaltende Reduktion?

b) Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz

2. Geldbußen und Zwangsgelder

VI. Fallgruppen

1. Exklusiv- und Alleinlizenzen

2. Lizenzgebühren

a) Verkaufsbeschränkungen

b) Mengenbeschränkungen

c) Produktionsbeschränkungen

d) Beschränkungen auf den Eigenbedarf

e) Verwendungsbeschränkungen

f) Forschungs- und Entwicklungsfreiheit

g) Verwertungsbeschränkungen

4. Kopplungen und Bündelungen

5. Rücklizenz-Verpflichtungen

6. Nichtangriffs- und Kündigungsklauseln

7. Wettbewerbsverbote

Anmerkungen

2. Teil Besondere Vertragsformen

§ 5 Veräußerung

1. Vorbemerkung

a) Regelungen im PatG

b) EPÜ und Gemeinschaftspatentverordnung

c) Gebrauchsmuster

3. Motive zur Veräußerung und zum Erwerb von Patenten

a) Strategischer Patenterwerb

b) Veräußerung im Konzern

c) Veräußerung zur Poolbildung

d) Sonstige Motive

4. Abgrenzung zur Lizenzerteilung

5. Anwendbares Recht

II. Verpflichtungsgeschäft

1. Patentveräußerung als Rechtskauf

a) Verkauf künftiger Rechte (bedingte Patentübertragung)

b) Der Patentkaufvertrag

c) Besonderheiten bei Patentgemeinschaften

aa) Anteilsveräußerung und Verfügungsverbote

bb) Veräußerung des Patents

cc) Gesellschaftsrecht

d) Besonderheiten bei Arbeitnehmererfindungen

e) Formvorgaben

f) Option und Vorvertrag

2. Übertragungswille und Übertragungszweck

a) Rechtskauf oder Lizenzierung?

b) Abgrenzungsprobleme

3. Ergänzende Vertragsauslegung; Störung und Wegfall der Geschäftsgrundlage

4. Vertragsschluss

5. Willensmängel; Anfechtung und Rückabwicklung

a) Begriff

b) Rechtsfolgen

c) Fall der nachträglichen Unwirksamkeit

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen

III. Verfügungsgeschäft

1. Verfügungsberechtigung

2. Übertragungsvertrag; Bestimmtheitsgebot

3. Beschränkte und unbeschränkte Übertragung

IV. Umschreibungsverfahren

a) Verkäufer

b) Käufer

aa) Höhe des Kaufpreises

bb) Fälligkeit; Zahlungsmodalitäten

2. Neben(-leistungs-)pflichten

3. Verschulden bei Vertragsschluss

a) Sach- und Rechtsmängel

aa) Sachmangel

bb) Rechtsmangel

b) Vertragliche und gesetzliche Rechte

aa) Nacherfüllungsanspruch

bb) Rücktritt, Minderung

cc) Schadensersatz, Aufwendungsersatz

5. Verjährung und Verfristung

1. Prozessführungsbefugnis/Aktivlegitimation und Passivlegitimation

2. Bestandsschutz für Lizenzen

3. Belastungen

1. „Lizenzierung“ oder Veräußerung?

2. Besondere Vertragspflichten

3. Rechtsfolgen des Inhaberwechsels

VIII. Internationales Privatrecht

Anmerkungen

§ 6 Treuhand

1. Zulässigkeit treuhänderischer Geschäfte

2. Zum Begriff der Treuhand an einem technischen Schutzrecht

1. Patenttreuhand als Geschäftsbesorgung

a) Interessenwahrnehmungspflicht

b) Informationspflichten

aa) Machtmittel

bb) Resultate

aa) Schadensersatz

bb) Gewinnabschöpfung

a) Vergütung

b) Aufwendungsersatz

III. Beendigung des Patenttreuhandverhältnisses

1. Vollstreckung durch Patenttreuhändergläubiger

2. Vollstreckung durch Patenttreugebergläubiger

V. Internationales Privatrecht

Anmerkungen

§ 7 Pfändung

I. Vorbemerkung – Pfändung und Patent

1. Patente als Sicherungsmittel

a) Die belastbaren Rechte im Einzelnen

b) Sonstige (Patent-)Rechte

2. Sicherungsfunktion der Verpfändung; Beteiligte

1. Grundverhältnis

2. Akzessorietät

3. Sicherungsabrede

a) Verpfändung durch Einigung

b) Anwendbares Recht; Trennungsprinzip

c) Übertragbare Rechte

d) Form; kein gutgläubiger Pfanderwerb

e) Folgen für den Patentinhaber

f) Auswirkungen auf bestehende Lizenzen und Nebenrechte

g) Besonderheiten bei Patentgemeinschaften und Arbeitnehmererfindungen

1. Das gesetzliche Schuldverhältnis der §§ 1273 ff., 1204 ff. BGB

a) Begründungsphase

b) Latenzphase

aa) Verzicht

bb) Lizenzerteilung

cc) Veräußerung des Patents

dd) Abwehransprüche des Pfandgläubigers

ee) Nutzungsrecht des Pfandgläubigers?

c) Erledigung des Sicherungszwecks

d) Konsolidation und Konfusion

e) Ablösungsrecht bei Drittsicherung

a) Ausübungsphase

b) Verwertungsphase

c) Verwertung nach Parteivereinbarung?

d) Verwertung nach Zwangsvollstreckungsvorschriften

a) Duldungstitel

b) Voraussetzungen des Pfändungsbeschlusses und Pfändungspfandrecht

c) Verfügungsverbot

d) Zustellung an Drittschuldner beim Patent?

e) Überweisungsbeschluss

f) Verwertung

aa) Bestimmung durch das Vollstreckungsgericht

bb) Zugriff auf Unterlagen und Werkstücke

g) Vorpfändung

2. Zuständigkeiten

3. Auslandspatente; Sicherungsverträge mit Auslandsberührung

Anmerkungen

§ 8 Nießbrauch

1. Grundlagen

2. Bestellung des Patentnießbrauchs

3. Sonderformen

II. Pflichten des Patentinhabers

III. Pflichten des Patentnießbrauchers

IV. Übertragung und Beendigung des Patentnießbrauchs

Anmerkungen

§ 9 Patentlizenz und Patentlizenzvertrag

1. Begriff

2. Inhalt und Umfang der Lizenz

a) Arten der Lizenz

b) Inhaltliche Ausformung

aa) Vorbemerkung

bb) Herstellungs-, Vertriebs- oder Gebrauchslizenzen

cc) Betriebs- und Konzernlizenzen

dd) Zeitliche Beschränkungen

ee) Räumliche Beschränkungen

a) Meinungsstand

b) Vorrang der Parteiabrede

1. Grundlagen

a) Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft

b) Nutzungsart

c) Der Lizenzvertrag als kausale Grundlage der Lizenz

d) Vertragstypologische Einordnung

a) Inhalt

aa) Anfängliche Unmöglichkeit

bb) Sach- und Rechtsmängel

aa) Meinungsstand

bb) Anwendbarkeit der allgemeinen Regelungen

(1) Rücktritt

(2) Schadensersatz

(3) Sorgfaltsmaßstab und Umfang der Ersatzpflicht

a) Grundlagen

b) Haftung

3. Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzungen?

4. Verbesserungserfindungen

5. Meistbegünstigungsklausel

6. Sonstige Pflichten

1. Lizenzgebühr

a) Grundlagen

b) Gebührenarten

c) Fälligkeit und Leistungsstörungen

d) Rechenschaftspflicht

e) Verjährung

a) Begründung

b) Fälligkeit, Inhalt und Umfang

a) Begründung

aa) Ausdrückliche Vereinbarung

bb) Treuwidriges Verhalten

b) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich

c) Verletzung und prozessuale Wirkungen

4. Austausch von Schutzrechten

V. Übertragung der Lizenz und Unterlizenz

1. Befristung der Lizenz

2. Rücktritt bzw. Kündigung

a) Ordentliche Kündigung

b) Außerordentliche Kündigung

VII. Lizenz und Lizenzvertrag in der Insolvenz

a) Problemstellung

b) Lösungsansätze in der Literatur

c) Insolvenzfeste Lizenzmodelle in der Rechtsprechung

aa) Kündigungsklausel und aufschiebend bedingte Rechtsübertragung

bb) Einräumung abgeleiteter Nutzungsrechte

cc) Unwiderruflichkeit der Lizenz und antizipierter Verzicht

dd) Lizenzkauf

2. Die Insolvenz des Lizenznehmers

VIII. Internationales Lizenzvertragsrecht

1. Schutzlandprinzip

2. Vertragsstatut

Anmerkungen

§ 10 Know-how-Lizenzvertrag

1. Allgemeines

2. Begriff und Schutzkonzeption

1. Allgemeines

2. Bestimmung des Vertragsgegenstandes

1. Verschaffung des Zugangs zum Know-how

2. Geheimhaltungspflicht

1. Vergütung

2. Ausübungspflicht

3. Geheimhaltungspflicht

4. Einbeziehung Dritter

5. Feststellung der Offenkundigkeit (sog. Nichtangriffsabreden)

V. Übertragung und Unterlizenz

VI. Beendigung und nachvertragliche Pflichten

VII. Internationales Lizenzvertragsrecht

Anmerkungen

§ 11 Kreuzlizenzierung und Patentpooling

I. Allgemeines

II. Kreuzlizenzverträge

1. Kartellrecht

a) Wechselseitige Einräumung einfacher Lizenzen

b) Unentgeltlichkeit

c) Dauer der Lizenzen und vertragstypologische Einordnung

d) Bestimmung der erfassten Schutzrechte

e) Übertragbarkeit, Berechtigung zur Einräumung von Unterlizenzen

3. Insolvenz

1. Patentpools und Standardsetzung; Clearinghouses

2. Defensive Patent Aggregation

3. Kartellrecht

a) Die Poolvereinbarung (Innenverhältnis)

b) Vereinbarungen zwischen dem Pool und Lizenznehmern (Außenverhältnis)

Anmerkungen

§ 12 Forschungs- und Entwicklungsverträge

I. Forschung und Entwicklung als Vertragsgegenstand

II. Der Entwicklungsvertrag

1. Die Bestimmbarkeit des Vertragsgegenstandes

a) Pflichten des Bestellers (Auftraggebers)

b) Pflichten des Entwicklers (Auftragnehmers)

3. Abnahme und Rechtstransfer

III. Forschungsverträge

1. Die Abgrenzung zum Entwicklungsvertrag

a) Dienstberechtigter (Auftraggeber)

b) Dienstverpflichtete Partei (Auftragnehmer)

IV. Haftungsfragen

V. Forschungskooperationen

VI. Zwischenstaatliche bzw. internationale Vereinbarungen

Anmerkungen

3. Teil Bilanzierung und Besteuerung

§ 13 Bilanzierung

1. Qualifikation als immaterielle Wirtschaftsgüter bzw. Vermögensgegenstände

2. Unterscheidung der Bilanzierung nach Anschaffung und Herstellung bzw. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

3. Aktivierungsgebot für angeschaffte immaterielle Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

4. Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände/Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

5. Aktivierungsgebot für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens

6. Abgrenzung, Anschaffung und Herstellung immaterieller Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter

7. Abgrenzung verschiedener Forschungs- und Entwicklungsformen

1. Vorbemerkung

2. Bilanzierung beim Lizenznehmer

3. Bilanzierung beim Lizenzgeber

4. Abschreibungen

5. Steuerbilanzielle Besonderheiten

Anmerkungen

§ 14 Besteuerung von Übertragungs- und Lizenzgeschäften

I. Vorbemerkung

a) Steuerpflicht und Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes

b) Steuerpflicht im Körperschaftsteuerrecht

a) Steuerpflicht im Gewerbesteuerrecht

b) Gewerbesteuerliche Besonderheiten

a) System der Allphasennettoumsatzsteuer

b) Abgrenzung steuerbarer und steuerfreier Umsätze

aa) Vorbemerkung

bb) Unternehmer und Unternehmen

cc) Umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch

dd) Abgrenzung Lieferung oder sonstige Leistung

aa) Vorbemerkung

bb) Ort der sonstigen Leistung

cc) Bestimmung der Bemessungsgrundlage

dd) Steuersatz bei sonstigen Leistungen

ee) Entstehung der Steuer und Steuerschuld

aa) Vorbemerkung

bb) Ort der Lieferung

cc) Bestimmung der Bemessungsgrundlage

dd) Steuersatz bei Lieferung

ee) Entstehung der Steuer und Steuerschuld

a) Vorbemerkung

aa) Begründung einer beschränkten Steuerpflicht

bb) Erhebung und Entstehung der Steuer

cc) Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie

dd) Doppelbesteuerungsabkommen

ee) Verfahren

ff) Vermeidung der Doppelbesteuerung

aa) Welteinkommensprinzip

bb) Vermeidung der Doppelbesteuerung (1) Vorbemerkung

(2) Nationale Rechtsvorschriften

(3) Internationale Rechtsvorschriften (a) Vorbemerkung

(b) Lizenzbegriff im OECD-MA

(c) Lizenzbegriff im UN-MA

(d) Abweichungen des Lizenzgebührenartikels in ausgewählten DBA

(4) Vermeidung der Diskriminierung gem. EU-Recht

a) Vorbemerkung

b) Beherrschung

c) Zwischengesellschaft

d) Niedrige Besteuerung

e) Europarechtswidrigkeit

f) Besteuerung des Hinzurechnungsbetrags

1. Vorbemerkung

a) Vorbemerkung

b) Arten von Lizenzgebühren

c) Auffassung des BMF zur Verrechnung von Lizenzgebühren dem Grunde nach

d) Auffassung der OECD zur Verrechnung von Lizenzgebühren dem Grunde nach

aa) Abgrenzung der Markenüberlassung und der Führung des Firmennamens

bb) Lizenzierung bei gleichzeitigem Leistungsaustausch

cc) Lizenzierung von Vorrats- oder Sperrpatenten

dd) Lizenzierung von Leistungsbündeln – Globallizenz

ee) Lizenzierung bei gleichzeitiger Erbringung von Dienstleistungen

aa) Vorbemerkung

bb) Standardverrechnungspreismethoden (1) Preisvergleichsmethode

(2) Wiederverkaufspreismethode

(3) Kostenaufschlagsmethode

cc) Geschäftsvorfallbezogene gewinnorientierte Methoden (1) Vorbemerkung

(2) Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode

(3) Geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode (a) Vorbemerkung

(b) Methoden der Gewinnaufteilung

(4) Hypothetischer Fremdvergleich

3. Fremdvergleich im Rahmen der Übertragung immaterieller Wirtschaftsgüter

4. Preisanpassungsklausel gem. § 1 Abs. 3 S. 11 und 12 AStG

5. Ergebnisse des BEPS-Projektes

a) Mitwirkungspflicht gem. § 90 Abs. 1 AO

b) Erhöhte Mitwirkungspflicht gem. § 90 Abs. 2 AO

c) Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten gem. § 90 Abs. 3 AO

d) Verletzung der Mitwirkungspflichten

Anmerkungen

Anhang

1. Patentübertragungsvertrag

Anlage

2. Lizenz-Standardvertrag (deutsche Fassung)

Anlage 3

Anlage 4

3. Lizenz-Standardvertrag (englische Fassung)

Schedule 3

Schedule 4

4. Lizenz-Standardvertrag (französische Fassung)

Annexe 3

Annexe 4

5. Lizenzvertrag

6. Nachtragsvereinbarung

I

II

III

IV

7. Supplement

8. Nachbau-Lizenz-Standardvertrag

9. EU-Lizenzvertrag (englisch)

1. Definitions. 1.1 Subject of the agreement

1.2 Agreement patent rights

1.3 Agreement know how

1.4 Agreement products

1.5 Licensee's patents

1.6 Licensee's know how

1.7 Agreement Territory

1.8 Net selling price

2. Grant of licence

3. Turnover royalties

4. Minimum Royalties

5 Right of Audit

6. Liability and guarantee

7. Transfer of agreement know how and technical assistance of the Licensor

8. Marking obligation

9. Property of future patent rights and future know how of the parties to the agreement

10. Remuneration for inventions by employees of the parties to the agreement

11. Cross licensing of patent rights and know how of the Licensee

12. Maintenance and defence of agreement patent rights

13. Secrecy and non-utilisation-obligation

14. Non-contesting-clause

15. Period of validity and termination of the agreement

16. Law to be applied

17. Arbitration clause

18. Final clauses

10. Unterlizenzvertrag

11. Lizenz-Marketing-Vertrag

Anlage

12. Lizenz-Einzelvertrag (USA-Pauschallizenz)

13. Joint-Venture-Vertrag

14. Forschungs- und Entwicklungsvertrag

Anmerkungen

15. Kreuzlizenz-Abkommen[1]

Anmerkungen

16. Vertragsabschlussvollmacht (deutsch)

17. Vertragsabschlussvollmacht (englisch)

18. Vertragskündigungsschreiben

19. Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsvereinbarung

20. Non Disclosure Agreement

I. Preamble

II. Confidentiality Conditions

III. Patents and Know-How

IV. Protection Period

V. Non Utilization

VI. Law to be applied and Arbitration

VII. Final Clauses

Stichwortverzeichnis

Отрывок из книги

Die fünfte Auflage des Handbuchs „Patent- und Know-how-Lizenzvertrag“ von Günter Henn erschien zuletzt 2003. Seit dem haben sich nicht nur die rechtlichen Grundlagen des Patentrechts und seiner vertraglichen Verwertung, sondern auch die Märkte für Erfindungen und technisches Know-how dynamisch weiterentwickelt. Die veränderten Rahmenbedingungen einschließlich des enormen Bedeutungszuwachses des nationalen wie grenzüberschreitenden Technologietransfers machen eine konzeptionelle und inhaltliche Erweiterung der Neuauflage erforderlich. Neben Patent- und Know-how-Lizenzverträgen berücksichtigt der Band auch Veräußerungs-, Kreditsicherungs- und Treuhandgeschäfte, Forschungs- und Entwicklungsverträge und Vereinbarungen über Kreuzlizenzen und Technologiepools. Die Anlagen wurden aktualisiert und um weitere Vertrags- und Formularmuster ergänzt. Sie sollen auch weiterhin einen wesentlichen Bestandteil ausmachen und dem Anwender eine Hilfestellung bieten.

Günter Henn hat sich aus Altersgründen an der Neubearbeitung nicht mehr beteiligen können. Seine Verdienste für das Patentvertragsrecht und die Vorauflagen bleiben aber unbenommen. Dafür sei ihm an dieser Stelle aufrichtig gedankt.

.....

I.Die Lizenz als privatautonomes Nutzungsrecht

1.Begriff

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