Читать книгу La moda y la propiedad intelectual - Brenda Salas Pasuy - Страница 44

De lo expuesto, puede observarse que la presunción legal solamente opera para aquellos contratos de trabajo o de prestación de servicios en los que las partes hayan guardado silencio respecto de la transferencia de los derechos de propiedad industrial que consten por escrito.

Al ser tan general, la regla deja muchos vacíos y dificultades, especialmente en lo que concierne al contrato de trabajo. Esto, debido a que el artículo 29 guarda silencio en relación con aquellos eventos en que el designer realizó el dibujo o modelo fuera de las funciones del contrato de trabajo, pero, en horario de trabajo y con medios o datos proporcionados por el empleador, ¿en cabeza de quién se radica la titularidad? ¿La presunción también opera en estos eventos?

No existe un pronunciamiento judicial ni del TAJ ni del Consejo de Estado. Sin embargo, la SIC, a propósito de la presunción legal de cesión, señaló que para que opere se requiere que se trate de creaciones realizadas en cumplimiento de las labores propias de sus deberes²⁸⁷. Para llegar a esta conclusión, la Superintendencia se fundó en las disposiciones que regulaban la misma situación antes de la entrada en vigencia de la Decisión andina 486. En ese sentido, los Artículos 539^[288] y 581^[289] del Código de Comercio, que regulaban la cesión de invenciones y de diseños industriales, establecían que salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono.

Las normas del Código de Comercio señalaban que, si el trabajador no tenía como función la labor de investigar, pero, gracias a la utilización de los datos o instrumentos que utilizaba debido a su labor obtenía la invención o el dibujo o modelo industrial, el trabajador tendría derecho a una compensación que se fijaría de acuerdo con el monto del salario, la importancia de la invención o del dibujo o modelo industrial, el beneficio que tuviera el patrono u otros factores similares.

Las reglas finalizaban señalando que en el evento en que no existiera un acuerdo entre las partes respecto de la compensación económica, se podía recurrir al juez para que este la fijara.

En ese marco, las reglas del Código de Comercio eran más completas y precisas en cuanto a la definición de la presunción legal de transferencia de titularidad del diseño industrial. En efecto, bajo este régimen, solo era necesario que existiera un contrato de trabajo o de mandato en virtud del cual se presumía que el trabajador o el mandatario transferían los derechos al empleador o al contratante salvo que mediara pacto en contrario.

Adicionalmente, señalaba que también existía una presunción de transferencia en aquellos eventos en el que el trabajador o el mandatario obtuviese el dibujo o modelo con los instrumentos o medios suministrados por el mandante o el empleador que se hicieren por fuera de las funciones establecidas o encargadas en el contrato de trabajo o de mandato. Finalmente, imponían en cabeza del empleador la obligación de compensar al trabajador como consecuencia del acto de creación.

No obstante, las normas mencionadas se encuentran suspendidas porque el régimen jurídico andino se aplica de preferencia en virtud del principio de supremacía y de la aplicación inmediata del derecho comunitario andino.

Ahora, el Artículo 29 de la Ley 1450 simplemente señala que por el solo contrato de trabajo o de prestación de servicios existe una presunción de transferencia de derechos. Es decir que persiste la dificultad de identificar qué sucede en aquellos eventos en los que el trabajador obtiene el dibujo o modelo con los instrumentos o medios suministrados por el empleador o el contratante fuera de las funciones o labores previstas en el contrato de trabajo o de prestación de servicios.

Al respecto, la SIC ha señalado que para que opere la presunción legal de transferencia se requiere que las invenciones o creaciones intelectuales sean el fruto del cumplimiento de las labores propias del cargo y hace extensiva para estos eventos lo dispuesto en el Artículo 539 y 581 del Código de Comercio²⁹⁰.

En ese sentido, la aplicación de las reglas del Código de Comercio significan que la presunción legal de transferencia también se aplica en aquellos eventos en que, pese a que el empleado no ha sido contratado para investigar y no obstante obtiene las creaciones intelectuales con medios e instrumentos dados por el empleador o contratante, el resultado será del patrono o del contratante. La única exigencia que prevé la ley es que el contrato conste por escrito.

Como puede observarse, para que opere la presunción legal de transferencia, se requiere solamente que el contrato conste por escrito, lo que significa que esta presunción legal no extiende sus efectos a los contratos verbales, pues la regla de manera expresa así lo señala. Sin embargo, de manera equívoca, la SIC ha señalado que la presunción legal de transferencia también se aplica para aquellos casos en los que entre el empleado y el empleador no exista un contrato de trabajo o de prestación de servicios que conste por escrito²⁹¹. Así, para esta oficina, la presunción legal de cesión de derechos se extiende para los contratos de trabajo o de prestación de servicios consensuales o que cuenten con la formalidad escrita.

Ahora bien, resulta necesario señalar que el Artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 también deja abierta la posibilidad para que las partes en el contrato dispongan que la titularidad de los derechos de propiedad industrial pueda radicarse en cabeza del designer. En ese sentido, las partes son libres de regular el período durante el cual va a existir dicha transferencia y el territorio geográfico en el cual regirá.

No obstante, en el contrato, las partes no pueden prever claúsulas que tengan por objeto restringir la producción intelectual futura o que el designer se obligue a no producirla²⁹². Esta solución que se aplica para el derecho de autor puede extenderse a los diseños industriales gracias a la teoría de la unidad de arte que encuentra plena aplicación en el Derecho colombiano²⁹³.

Finalmente, estas disposiciones no pueden desconocer el derecho al reconocimiento que tiene el designer, es decir, que su nombre figure en su creación intelectual. Lo anterior, debido a que el Artículo 118 del régimen andino establece la obligación de indicar en la solicitud de registro quién es el verdadero designer.

En suma, al establecer en el Artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 una presunción legal de transferencia de derechos de carácter general permite observar que existe una marcada protección hacia el empleador o contratante en desventaja del trabajador o contratista. En ese sentido, se tiene que en Colombia el acto de creación intelectual realizado por el trabajador o el contratista en el marco de las funciones propias de su cargo es de titularidad del empleador o contratante. No existe jurisprudencia al respecto. Así, para que la titularidad de los derechos permanezca en cabeza del designer trabajador o contratista se requerirá pacto expreso de las partes. En consecuencia, el pacto expreso de las partes se convierte en la excepción al principio general.