Читать книгу Ley de Secretos Empresariales - José María Fernández Seijo - Страница 7

Capítulo II

Cuestiones materiales.

Concepto de secreto empresarial y sus derivadas.

1.Concepto de secreto empresarial.

Ya se ha indicado que la Directiva comunitaria determina que el concepto de secreto empresarial sea un concepto autónomo, propio de toda la Unión Europea, sin que sea posible que en el espacio común europeo los Estados puedan modular el alcance y protección de los secretos.

El artículo 1 de la Ley establece el concepto de secreto empresarial:

«A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto».

Este artículo primero no es sino una reproducción casi literal del artículo 2.1 de la Directiva, con dos matices:

1) la Directiva hace referencia a secretos comerciales, mientras que la normativa española hace referencia a secretos empresariales. La distinción no debería ser trascendente ya que la propia Directiva establece que secreto comercial y secreto empresarial a los efectos del Derecho Comunitario deben considerarse sinónimos. La Directiva hace referencia a «la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas».

Por lo tanto, el concepto de secreto empresarial o comercial no se refiere sólo a las informaciones que se refieren a la relación del empresario con sus proveedores y clientes, sino también a informaciones que afectan a su proceso industrial y a su gestión financiera.

2) En la Directiva cuando se habla de las medidas razonables para mantener la información en secreto, se establece que esa razonabilidad debe ponerse en relación con las circunstancias del caso. El legislador español se queda en la razonabilidad de las medidas de salvaguardia, sin hacer mención expresa a la proporcionalidad. Mención que sí aparece en la Exposición de Motivos del texto español, en la que sí se reproduce literalmente el artículo 2 de la Directiva.

En la Exposición de Motivos se incorpora una fórmula negativa para identificar aquella información que no tendrá la consideración de secreto: «Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión», en los mismos términos en los que aparece referenciada en el inciso final del ordinal 14 de la Exposición de Motivos de la Directiva.

Los elementos que componen el concepto «secreto empresarial» son:

1º) Se trata de elementos que conforman el conocimiento de la compañía, lo que los anglosajones denominan «know how», que es el término con el que habitualmente la doctrina hace referencia a ese conjunto de conocimientos que dan valor a una empresa y que permite distinguirla en el mercado de otras afines.

2º) Esos elementos de conocimiento conforman la información más sensible de la compañía. Al tratarse de información y de conocimiento hay que entender que son elementos que están depositados en soportes estables. Tradicionalmente ese soporte era el papel, pero en la era de la información el soporte de transforma y pasa a formar parte de redes informáticas y terminales de ordenador; pero nada excluye la posible utilización de otros soportes como pueden ser presentaciones audiovisuales. El único requisito es que permitan tener depositado y custodiada la información de modo estable.

Al tratarse de información sensible y valiosa para la compañía se abren dos planos:

En el plano interno de la compañía, no es generalmente conocido por las personas que normalmente han de utilizar este tipo de información o conocimiento. Es decir, el titular de los secretos restringe, en ese ámbito interno, la difusión de esa información sensible.

En el plano externo de la compañía, no debe estar al alcance de terceros, competidores o clientes.

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1387) se fija un concepto básico de secreto: «La información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma»

3º) La Ley no define si el secreto lo constituye únicamente un elemento o elementos concretos, de hecho habla de un conjunto de elementos reunido o configurado. Lo que sí que exige es que los elementos en cuestión precisen sus componentes. El secreto no puede construirse sobre aspectos imprecisos, vagos o generales, sino sobre elementos que el empresario debe identificar con precisión.

4º) Esos elementos que se pretende proteger pueden pertenecer a distintos ámbitos de la actividad interna o externa de la empresa. La Ley define estas áreas: tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera.

5º) Los secretos en cuestión han de tener un valor, es decir, un reflejo económico que puede ser real, es decir, el empresario puede cuantificar lo que suponen esos elementos; o puede ser potencial, lo que significa que se protegen empresas que están iniciando su andadura económica. En todo caso el titular de los secretos ha de ser capaz de identificar ese valor económico real o presunto.

6º) Para que esos conocimientos o información valiosa sea protegible es, además, imprescindible que el empresario haya adoptado medidas razonables para mantenerlo como secreto, es decir, accesible únicamente a círculos reducidos y de confianza dentro de la empresa. No puede ser una información que circule sin restricciones o cuidados entre los empleados, clientes y proveedores. Es fundamental que el titular de los secretos haya hecho un esfuerzo para proteger esos elementos y salvaguardarlos frente a posibles competidores.

Sobre las medidas razonables para la salvaguarda de los secretos es importante advertir que debe tratarse de medidas específicas para la protección del mismo, no pudiendo invocarse medidas generales de salvaguarda que se aplican, en general, a los sistemas de acceso a los ordenadores de una compañía.

Así, por ejemplo, en la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599) se afirma que « la existencia de barreras técnicas de protección, mediante la existencia de limitaciones en el uso de la información contenida en el sistema informático, (password o códigos personales, diferentes grados de acceso, sea visual, impreso o copia digital), que el testigo Sr…., empleado de la empresa que hacía el mantenimiento informático de XXX afirmó que se trataba de unas medidas de seguridad standard o habituales en empresas de similar número de trabajadores y ordenadores.

Como es sabido, en esta materia, la expresión legal se refiere a “medidas razonables” de protección de la información secreta, según dicción del art. 39.2 ADPIC, medidas que en este caso calificamos como ordinarias, insuficientes para conseguir una adecuada protección de los datos que se querían proteger, ante la especial importancia que la actora atribuye a la información descrita como secreto.»

El concepto de secreto empresarial está muy vinculado, por una parte, al ámbito de actividad en el que el empresario desarrolle su actividad y, por otra parte, a las medidas de salvaguarda que adopte el propio empresario. No conviene establecer un concepto excesivamente rígido de secreto empresarial, ni tampoco fijar una lista de cumplimiento de requisitos extremadamente formal ya que el concepto de secreto habrá de adaptarse a las circunstancias de casa empresa y a su posicionamiento en el mercado.

En todo caso, no debe olvidarse que los secretos empresariales son un instrumento necesario para el funcionamiento dinámico del mercado, con objetivo de favorecer a aquellos empresarios innovadores. El secreto empresarial no es un fin en sí mismo, sino un conocimiento necesario para la fabricación de bienes o la prestación de servicios, por lo tanto, será elemento fundamental que el perjudicado sea capaz de identificar los bienes o servicios que se ven beneficiados por el secreto empresarial.

A partir de esta primera aproximación, la propia norma establece sus límites.

2.Limitaciones al concepto de secreto empresarial.

El artículo 1 de la Directiva sobre Secretos Empresariales hace referencia a los ámbitos que no se ven afectados por el secreto empresarial:

«La presente Directiva no afectará:

a) al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;

b) a la aplicación de las normas de la Unión o nacionales que, por motivos de interés público, exijan a los poseedores de secretos comerciales divulgar información, incluidos secretos comerciales, o comunicarla a las autoridades administrativas y judiciales para el ejercicio de las funciones de esas autoridades;

c) a la aplicación de las normas de la Unión o nacionales que exijan o permitan a las instituciones y organismos de la Unión o a las autoridades públicas nacionales revelar información presentada por las empresas y que obre en poder de esos organismos, instituciones o autoridades, en virtud de las obligaciones y prerrogativas establecidas en el Derecho de la Unión o nacional y de conformidad con estas;

d) a la autonomía de los interlocutores sociales ni a su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho y las prácticas nacionales.

Nada de lo dispuesto en la presente Directiva podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores. En particular, en lo que respecta al ejercicio de dicha movilidad, no se podrá invocar la presente Directiva para:

a) limitar el uso por parte de los trabajadores de aquella información que no constituya un secreto comercial tal como se define en el artículo 2, punto 1;

b) limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional;

c) imponer a los trabajadores restricciones adicionales en sus contratos de trabajo distintas de las restricciones impuestas en virtud del Derecho de la Unión o nacional.»

Este régimen legal se traslada al artículo 3 de la Ley española con un matiz formal, mientras que en la Directiva se considera que las materias enumeradas no se ven afectadas por la Directiva, es decir, quedan fuera del ámbito objetivo de la misma, en la Ley española lo que se determina es que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial no podrá ser objeto de un procedimiento judicial cuando haya tenido lugar en las circunstancias que enumera.

Este es el contenido literal del artículo 2.3 de la Ley española:

«En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera las circunstancias siguientes:

a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;

b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial;

c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;

d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.»

El redactado de este párrafo recoge situaciones de naturaleza y trascendencia distinta, tanto en el ámbito público como privado. El legislador lo que pretende es que no se pueda invocar la Ley de Secretos Empresariales para limitar o restringir la libertad de expresión e información, es decir, que no pueda acudir a una norma de derecho mercantil para evitar, por ejemplo, la información que se pretenda publicar sobre una determinada empresa en un medio de comunicación. Los instrumentos que protegen a un empresario frente al ejercicio de estos derechos fundamentales es distinto, el propio de esos derechos, sometido, por tanto a otras reglas.

Tampoco puede escudarse en la Ley un empresario que hubiera cometido una infracción, irregularidad o actividad ilegal; por lo tanto, los secretos empresariales no pueden restringir los mecanismos de investigación de actuaciones que puedan considerarse ilícitas. Sin embargo, como se verá en capítulos posteriores, se puede invocar la Ley de Secretos Empresariales para evitar que la información obtenida durante la instrucción de un procedimiento sancionador pueda verse protegida frente a una difusión que vaya más allá del procedimiento.

Es especialmente importante indicar que la Ley tampoco puede obstaculizar las relaciones entre la administración pública, en sus distintos niveles, y la actividad empresarial. Hay un deber de colaboración del empresario con las autoridades públicas que, en el legítimo ejercicio de sus funciones, accedan o requieran al empresario información sobre su actividad que pueda tener la consideración de secretos. Las salvaguardas del empresario frente a la administración son distintos, dispondrá de garantías procesales, podrá activar los nuevos protocolos de limitación de la difusión de la información obtenida, o podrá exigir que las autoridades públicas respeten los principios de proporcionalidad y sigilo propios de la actividad que desempeñen, garantizando que la información obtenida en el ejercicio de una actividad pública no pueda utilizarse más allá de lo reglado. La protección al empresario frente a la administración debe canalizarse conforme a las normas administrativas correspondientes, dentro del régimen de garantía del ciudadano frente a la administración.

En lo que se refiere a las relaciones entre el empresario y la administración, la nueva normativa hace referencia a aquellos supuestos en los que la relación se produce como consecuencia de un procedimiento en el que se vea directamente involucrado el empresario, como en aquellos en los que la colaboración del empresario se requiere para un procedimiento que afecte a un tercero, por ejemplo, un expediente de investigación sobre prácticas restrictivas de la competencia que pudiera afectar a un competidor o a un cliente.

Hay un último bloque de cuestiones vinculadas al derecho laboral y, en concreto, a la protección de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores podrán trasladar a sus representantes legales información que pueda ser reputada secreto empresarial, cuando este conocimiento sea necesario para que el legítimo ejercicio de los derechos de los trabajadores y dentro de las funciones legales de los representantes de los trabajadores. Es una cláusula de salvaguarda pensada para los comités de empresa, que intervienen en los procedimientos de control frente a determinados riesgos laborales y que también intervienen en procedimientos de negociación colectiva en los que el conocimiento de secretos empresariales es imprescindible para garantizar la autonomía de los interlocutores sociales, también la igualdad en el procedimiento de negociación. En todo caso, se exige que los representantes de los trabajadores actúen con lealtad y dentro del ámbito de sus competencias.

Es especialmente trascendente destacar el último inciso del artículo 1.3 de la Ley española, cuando advierte que la norma:

«no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos [los trabajadores] de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente».

Hasta la fecha, una parte importante de los pleitos que, en el ámbito de la competencia desleal, se han planteado invocando la revelación de secretos empresariales se han referido a la actuación de trabajadores o colaboradores de una compañía que, una vez cesan en su trabajo o resuelven su relación profesional, son contratados con un competidor con el fin de hacer valer la experiencia de ese trabajador o colaborador en su nuevo empleo.

Un trabajador, sobre todo un trabajador cualificado, a lo largo de su actividad en la empresa acumula una serie de información sobre la empresa que es fruto de su propia actividad. Habitualmente ese trabajador habrá contribuido al desarrollo de la actividad de la compañía, su esfuerzo habrá ayudado a fortalecer esos elementos de valor, el tantas veces mencionado know how, de la empresa. En la práctica judicial ya se había hecho esta trascendente matización al considerar que:

«.no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador (STS de 24 de noviembre de 2006), reiterando la STS de 21 de febrero de 2012 que “la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recurso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo”». Jurisprudencia citada por la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).

El empresario tiene la posibilidad de imponer al trabajador cláusulas de confidencialidad que impidan la difusión de la información no sólo durante el tiempo que dura el contrato, sino también cuando se extinguiera la relación profesional. Se permite acudir a cláusulas de no competencia una vez agotada la relación laboral.

Para que estas cláusulas de confidencialidad o de no competencia sean aplicables de modo efectivo es necesario que cumplan con los requisitos formales y materiales previstos en la legislación y jurisprudencia laboral, exigiendo al empleador la retribución especial por la inclusión de estas exigencias que restringen los derechos del trabajador. Si estas cláusulas no respetan la legalidad laboral, deben considerarse nula, nulidad que puede apreciar la propia jurisdicción civil, aunque sea a los meros efectos prejudiciales.

Por último, indicar que si el trabajador interviene en una invención realizada en el marco de su actividad en la empresa, el régimen aplicable a dicha invención no será el de la Ley de Secretos Empresariales, sino el específico de la Ley de Patentes (Título IV, referido a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios).

3.La titularidad del secreto empresarial.

De lo visto hasta ahora, bajo la referencia secreto empresarial se engloban una serie de informaciones y conocimientos de muy variado contenido que se caracterizan por conformar elementos de valor dentro de la actividad empresarial; además, esos elementos son los que permiten que la empresa tenga singularidad en el mercado.

Se trata de un conjunto de conocimientos dispersos que, sin embargo, se aglutinan bajo un concepto uniforme por el hecho de tratarse de conocimientos de acceso restringido y sometidos a medidas de control específicas para garantizar este carácter secreto o reservado.

La Ley atribuye la titularidad de estos secretos al empresario, titularidad que es de naturaleza patrimonial, pero que se materializa en lo que la propia norma establece al entender que la protección prevista en la Ley se dispensará a quien legítimamente ejerza el control sobre los secretos (artículo 1.2). En la Directiva comunitaria no se habla de titular del secreto, sino de poseedor del secreto para identificar a quien ejerza el control legítimo del mismo.

En el tráfico económico ya se le había dado un valor patrimonial al secreto empresarial, el know how de una compañía era un elemento esencial para determinar el precio de venta de la misma cuando se transmitía en globo a un tercero.

El Capítulo III de la Ley española regula esta vertiente patrimonial del secreto. Hay que advertir que este punto no aparece desarrollado en la Directiva, en la que se considera que el secreto comercial tiene un valor patrimonial real o potencial, pero no se fijan las consecuencias de ese pronunciamiento por ser el objeto principal de la Directiva.

El legislador español sí que dedica varios preceptos a precisar el alcance de la trascendencia patrimonial del secreto empresarial en cuatro artículos:

En el primero de ellos se reconoce que el secreto empresarial es transmisible:

«Artículo 4:

El secreto empresarial es transmisible.

En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.»

El segundo hace referencia a la posibilidad de que el secreto empresarial puede ser compartido por varios titulares, hace referencia a la cotitularidad del secreto y al régimen de explotación en casos de cotitularidad. El sistema legal no dista mucho del régimen general que el Código civil establece para la comunidad de bienes, aunque debe destacarse el tercer párrafo del artículo, que regulan un mecanismo excepcional por el que el juez, acudiendo a razones de equidad permita que uno de los comuneros pueda ceder o transmitir los secretos empresariales:

«Artículo 5:

1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.

b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.

c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.

3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.»

El régimen normal de transmisión del secreto empresarial será el de licencia, un régimen que es habitual en la transmisión o cesión de otros derechos de propiedad industrial. La Ley habilita en el artículo 6 un sistema muy flexible de cesión por medio de licencia, sistema que, en último término, dependerá de la voluntad de las partes, como no podía ser de otro modo.

«Artículo 6:

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.»

Este último párrafo refuerza la idea de que el licenciatario de un secreto empresarial estará legitimado para el ejercicio de acciones en defensa de los secretos gestionados.

El último artículo de los dedicados a este contenido patrimonial recoge una cláusula de salvaguarda para las transmisiones de secretos empresariales. Realmente esta garantía o responsabilidad no sería necesaria, ya que se trata de una fórmula destinada a cubrir posibles riesgos del licenciatario o adquirente para el supuesto de que lo transmitido no fuera realmente un secreto empresarial.

«Artículo 7:

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.»

4.El uso del secreto empresarial.

En la Ley se hace referencia tanto a la obtención de los secretos, como a su utilización o revelación de los mismos.

El artículo 2.1 enumera, en primer lugar, aquellos supuestos en los que la obtención, uso o revelación debe considerarse lícita, La licitud se vincula al modo o medio utilizado para acceder a esos secretos.

«Artículo 2.

1. La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

a) El descubrimiento o la creación independientes;

b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;

c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;

d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.»

Son especialmente interesantes las dos primeras excepciones metodológicas que propone la Ley, que reproducen literalmente lo previsto en el artículo 3.1 a) y b) de la Directiva. Se trata de supuestos en el que el usuario ha accedido a esa información o contenidos por medio de su investigación personal y ajena a la del titular del derecho invocado. Se llega al mismo resultado por caminos distintos y puede dar lugar a que una misma información o contenidos pueda ser secreta y titularidad de dos personas distintas sin acudir a fórmulas de copropiedad; uno no podrá invocar frente al otro el carácter secreto de los conocimientos gestionados, pero sí podrá esgrimirlo frente a terceros que no hayan hecho el esfuerzo de investigación. El acceso al secreto de un tercero a través del esfuerzo independiente no determina que esa información se vulgarice, la vulgarización, como se verá de inmediato, es un fenómeno vinculado a la no adopción de medidas de salvaguarda suficientes.

El supuesto previsto en el apartado b) es el propio de la llamada ingeniería inversa, que es el es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación.

El método se denomina así porque avanza en dirección opuesta a las tareas habituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un producto determinado. En general, si el producto u otro material que fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en forma apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. De la misma forma, pueden fabricarse y distribuirse, legalmente, los productos genéricos creados a partir de la información obtenida de la ingeniería inversa.

El legislador comunitario es claro en sus objetivos: «lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales». La Ley española no es tan clara en sus objetivos, pero, en todo caso, tiene que hacer suyos los principios y valores de la norma comunitaria por cuanto el principio de efectividad de la Directiva determina que deba cumplir con los objetivos fijados en la misma.

El apartado d) de este precepto actúa como una cláusula de cierre que permite flexibilizar los supuestos en los que el acceso, utilización o revelación no es ilícita ya que se remite a cualquier práctica leal, es decir, realizada conforme a las reglas de la buena fe.

Los supuestos de actuación ilícita se regulan en el artículo 3 de la Ley. Es interesante el amplio régimen legal del artículo 3, dado que no está sujeto a supuestos de agotamiento que permitieran eludir la responsabilidad. Se regulan tanto las actuaciones ilícitas de quienes directamente obtienen, usan o revelan secretos, es decir, aquellos que tienen una relación inmediata con el titular de los secretos; como a quienes no teniendo esa relación inmediata (por ejemplo quien reciba esa información o contenidos de alguien que los ha obtenido ilícitamente o se haya extralimitado en las facultades derivadas de la cesión o licencia) hayan hecho uso o hayan revelado información secreta. Se busca, de este modo, evitar que pueda formarse un mercado de secretos empresariales ilícitamente obtenidos.

La normativa hace referencia tanto a quien comercia con estos secretos ilícitamente obtenidos, como quien los adquiere o recibe.

Los parámetros para valorar la ilicitud del comportamientos permiten considerar no sólo los supuestos más graves (los dolosos), sino también en los que incida culpa o falta de diligencia en realizar las indagaciones correspondientes. La norma habla de que conociera el origen ilícito de la información, o debiera haber sabido, atendiendo a las circunstancias del caso, el carácter ilícito de la información o contenidos recibidos.

El artículo 3 hace referencia, por tanto, a comportamientos infractores inmediatos y a comportamientos infractores mediatos, sometiéndolos en ambos caso al mismo régimen legal.

El artículo 3 es la llave para considerar que la Ley de Secretos Empresariales establece un régimen muy amplio de legitimación pasiva en posibles procedimientos judiciales frente a infractores.

Los supuestos de infracción directa o inmediata son los previstos en el párrafo 1 y 2 del artículo 3.

«1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y

b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.»

Por lo tanto, actúa ilícitamente quien obtiene directamente los secretos sin el consentimiento del titular.

Se produce también esta infracción directa o inmediata quien se encuentra en el supuesto del párrafo 2.

«La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.»

Este segundo párrafo se refiere a supuestos de infracción de naturaleza extracontractual, es decir, aquellos en los que no hay una relación obligacional entre infractor e infringido, pero también a supuestos en los que hay una relación contractual que se quebranta: Incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad, un pacto de no revelar secretos o una obligación contractual de otra índole en la que se haya limitado expresamente el uso se decretos empresariales. En todo caso, parece razonable exigir que esas limitaciones al uso se hayan pactado expresamente.

Junto a estos comportamientos o actuaciones directos o inmediatos, el párrafo 3 hace referencia a supuestos de infracción indirecta o mediata, en la que el infractor se aprovecha de la ilicitud cometida por un tercero. Aquí los supuestos sancionadores son severos por cuanto se castiga tanto a quien actúa con la certeza de que utiliza, accede o revela secretos de un tercero, sino también como a aquellos que estaban en disposición de saber que esa información o contenidos eran ilícitos.

«La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.»

El párrafo 4 se refiere a otro supuesto de infracción indirecta o mediata, en aquellos casos en los que se almacena, comercializa o distribuye mercancía que se ha visto beneficiada por una infracción de secretos empresariales. Este párrafo permite considera infractor a cualquiera de los eslabones de la cadena, siempre y cuando conociera o estuviera en disposición de haber conocido el origen ilícito de la mercancía.

«La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.»

5.Debilidades probatorias. El uso y abuso de las presunciones.

Uno de los problemas que habitualmente surgen en los procedimientos judiciales en los que se ventilan cuestiones que afectan al secreto empresarial es el derivado de la debilidad de los medios de prueba; es habitual que quien infringe derechos de un tercero lo haga de modo subrepticio, acudiendo en muchas ocasiones a procedimientos alambicados que difícilmente dejan rastro cierto de la personalidad y circunstancias del infractor. Ante la dificultad de la prueba directa, los perjudicados se ven en la necesidad de acudir a la prueba indiciaria, es decir, a partir de determinados comportamientos observados por un competidor en el mercado, se pretende presumir que ese comportamiento sólo es posible si se ha producido previamente una infracción.

De igual modo, en ocasiones esta presunción sirve no para probar que se han infringido secretos, sino para identificar al presunto infractor, indicando que la prueba de la infracción no es sino la prueba del beneficio que sorpresivamente tiene un tercero.

Acudir a la prueba de presunciones en los procedimientos civiles obliga a quien la articula a realizar un esfuerzo argumentativo especial ya que, a falta de una prueba directa, tendrá que establecer con claridad los nexos o pasos que le permiten realizar, sin género de dudas, esa presunción que tendrá un resultado especialmente gravoso para el infractor. De hecho, es doctrina jurisprudencial reiterada la que sienta la necesidad de acudir a prueba indiciaria para apreciar la realidad de la simulación [...] Siendo entre otras en STS de 3 de octubre de 2002 , que a su vez cita SSTS de 8 de julio de 1993, 30 de septiembre de 1997 y 30 de septiembre de 1999, en que se declara que la prueba de presunciones es precisamente la más idónea para tener por demostrada la simulación de un negocio.