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Cuestiones actuales sobre litigación de patentes en Argentina1

Alfredo Silverio Gusman2

Resumen

Esta ponencia analiza algunos de los temas más espinosos y las dificultades que con mayor frecuencia se presentan en los litigios en materia de patentes en Argentina, en particular respecto a las cuestiones de índole técnica que debe ponderar el Tribunal. Destaca la necesidad de que estos procesos se resuelvan en un plazo razonable, de conformidad con exigencias provenientes del orden constitucional y supranacional vigente.

Abstract

This paper analyzes some of the thorniest aspects and difficulties that frequently arise in patent litigation in Argentina, particularly regarding the technical aspects weighted by the court. It emphasizes the need for said proceedings to be resolved in a reasonable time, according to constitutional and supranational law requirements.

Artículo

1. Introducción

En esta obra centraré mi análisis en algunas vicisitudes y dificultades actuales que se presentan en los juicios relativos a patentes de invención. Me voy a referir principalmente a aquellos litigios en los que se impugnan las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –en adelante I.N.P.I. o el Instituto–, que, en Argentina, es la autoridad que concede o deniega las patentes. También voy a auscultar los casos en donde los tribunales, para resolver medidas cautelares en materia de infracciones, deben juzgar la validez de la patente otorgada.

2. ¿Las resoluciones del I.N.P.I. pueden presumirse legítimas?

Por empezar, es necesario indagar acerca de si las decisiones del Instituto que otorgan o deniegan una patente y son enjuiciadas por los interesados están revestidas de la presunción de legitimidad que, para los actos administrativos, proclama el art. 12 de la ley de procedimientos administrativos 19.549; lo cual implica la suposición de que han sido dictados con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión.3

Tal presunción, en general, ha sido avalada por la Corte Suprema, dando a entender que, si no existiera, el Estado debería demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que el acto administrativo se asienta así como la validez de las conclusiones extraídas.4 Desde la doctrina clásica del derecho administrativo se ha dicho que acompaña a todos los actos estatales, de suerte tal que así como toda ley se presume constitucional, a toda sentencia se la presume válida; también a todo acto de la Administración corresponde presumirlo legítimo.5

De ella se derivan importantes consecuencias que impactan en el proceso, entre otras, que es necesario que quien impugne lo decidido por el Instituto alegue y pruebe la ilegitimidad del acto administrativo,6 sin que sea suficiente para enervarla las meras objeciones de los interesados. Este aspecto, si se aplica en materia de patentes, es una carga particularmente difícil, pues se trata de un punto de partida favorable al I.N.P.I. que, en ocasiones, puede resultar dificultoso remontar y, a la postre, llegar a ser decisivo para frustrar las expectativas del pretenso inventor.

En nuestra especialidad existe un debate acerca de si tal carácter es extensible al acto administrativo que se pronuncia sobre un pedido de patente y, si la respuesta es afirmativa, en qué medida. En mi país algunos autores como el Académico CASSAGNE,7 han puesto en tela de juicio la fortaleza de la presunción de legitimidad en este campo; mientras que otros, como los profesores MAIRAL y BENSADON,8 no encuentran motivos para debilitar ese carácter en los actos que versan sobre esta temática. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en el caso “Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/I.N.P.I.”,9 al adherir a los fundamentos del Procurador Fiscal, reconoció presunción de legitimidad al acto que denegó una solicitud de patente.

Por mi parte observo que el art. 83 de la Ley Nº 24.481 establece que el juez, al momento de decidir una medida cautelar ante un caso de infracción al derecho reconocido, debe realizar una ponderación acerca de la probable validez de la patente cuya violación se denuncia e, incluso, es necesario contar con un dictamen pericial que avale dicha valoración (“En todos los casos …”, debería intervenir el perito, según la norma).10

En lo personal creo, ateniéndome al texto descripto –por cierto, de tinte especial que por ende desplaza a la norma general de procedimientos administrativos–, que no es posible predicar como carácter absoluto la presunción de legitimidad del acto administrativo que se pronuncia sobre un pedimento de patente.11

3. La dificultad para evaluar las valoraciones técnicas del I.N.P.I.

Un problema que presenta la litigación en materia de patentes, es que la decisión que involucre el acto administrativo suele exhibir aristas complejas (la Corte Suprema llegó a hablar de “notoria complejidad técnica”12 en esta clase de juicios), e incluso se dicte como consecuencia de aplicar temperamentos técnico-científicos, que exceden lo puramente jurídico. En materia cautelar, por ejemplo, ante denuncias de infracciones a las patentes, las limitaciones para la evaluación técnica del juez, le obstaculizan lograr un grado de suficiente verosimilitud del derecho propia de toda tutela preventiva. A mi modo de ver, de allí surge la exigencia legal de contar con el informe pericial previo para, de ese modo, permitirle al decisor tener un mejor panorama para formarse convicción acerca de la procedencia de la medida.

La gran mayoría de las veces, para sentenciar en estos pleitos, se requiere el esclarecimiento de algún punto para el que es preciso contar con conocimientos especializados (farmacéuticos, médicos, biotecnología, etc.). Tales sapiencias, naturalmente, escapan a la formación de los “peritos en derecho” que integran el tribunal, por cierto acotada, principalmente, al manejo de las fuentes jurídicas. Respecto a las demás ciencias, podrá tener un conocimiento que, por enriquecido y perfeccionado que sea en quien se llame hombre culto, queda muy por debajo de la ciencia propiamente dicha.

El juez también está dotado de conocimientos generales, experiencia de vida y sentido común. Pero ello poco le sirve para evaluar las correcciones de fórmulas químicas, algorítmicas, etc. o para resolver, por ejemplo, cuestiones como si el mesilato de imatinib es una molécula nueva; si los interferones eran pegilados o no, o si la liberación sostenida de quetiapina con hidroxipropilmetilcelulosa o hipromelosa es o no evidente para un experto en la materia. Piénsese, entre otros, en los aprietos en los que se verán los togados a la hora de pronunciarse sobre si un determinado descubrimiento realmente está provisto de novedad, altura inventiva, aplicación industrial, si la creación se deduce del estado de la técnica, etc., en materias que, por su propio dinamismo, se encuentran en proceso de descubrimiento y precisión permanente. Va de suyo que las exigencias de capacitación que corresponde exigirles a los jueces, no llega hasta el extremo de obtener destrezas en esas y otras áreas.13 Es imposible que un ser humano adquiera, con la perfección de un sabio, lo que los filósofos llaman la ciencia de todo,14 esto es, especializarse en todas las ciencias. En cuanto a los abogados de las partes, son muy pocos los formados en cuestiones científicas y los que no lo están suelen mostrarse reacios a adentrarse en estas materias y parcos a la hora de explayarse en sus escritos sobre tales tópicos.

En contraposición, se ha dicho que a determinadas áreas administrativas, como los institutos administrativos de propiedad industrial, que suelen estar estructurados como entidades autárquicas y contar con expertos técnicos en áreas que involucran asignaturas sofisticadas, múltiples o fluidas, se les atribuye competencias sobre estos asuntos para permitir un mayor orden, coherencia y uniformidad en la aplicación de las leyes de patentes. En Argentina el propio I.N.P.I. en las defensas que esgrime ante los tribunales suele alegar su calificación en la materia para resistir la revisión judicial de los actos que dicta.

Es cierto que en estos asuntos el juez debe resolver respecto de temas en los que no se halla familiarizado o, sin eufemismos, no los entiende, lo cual constituye el peor escenario para quien debe fallar. Cuando éste es llamado a sentenciar sobre la regularidad de complejas decisiones administrativas elaboradas por entes que ejercen competencias técnicas, los primeros escollos con que se encuentra son “… la parvedad de medios de los tribunales y su mucho trabajo …”.15 Ante el reto que implica lidiar con los aspectos de corte científico que deberían esclarecerse durante el entuerto, en varios precedentes se ha llegado a reconocerle algún grado de deferencia16 al I.N.P.I. Ello significa que ante cuestiones opinables para cuya dilucidación se requiera expertise, las sentencias, con frecuencia, convalidan la solución adoptada en el acto administrativo atendiendo a la mejor situación en que se encuentra el Instituto para resolver los pedidos de patentes. Siempre que, claro está, durante el proceso judicial el impugnante no haya logrado desacreditar la validez de lo resuelto por el ente.17 Esta regla se sustenta en que es dable suponer que el I.N.P.I., con toda su plantilla de examinadores, cuenta con especial idoneidad y aptitud para resolver sobre las solicitudes que se le formulan. Dichos atributos llegan a justificar otorgarle la competencia administrativa en esta materia, tal como lo hace el inc. “a” del art. 92 de la Ley N° 24.481.

Por lo general, en este tipo de procesos los tribunales no van más allá de verificar si se ha cumplido el procedimiento previo, si en él se ha dado debida observancia a la garantía de defensa del solicitante y si no se ha incurrido en un error manifiesto de evaluación por parte del I.N.P.I. al otorgar o denegar la patente. La realidad arroja que en asuntos enmarañados, atento a las diversas disciplinas involucradas, el Juez no puede obrar como un “superministro” que revisa lo hecho por sus órganos administrativos inferiores ni con la minuciosidad propia del “celo de pedantes profesores”.18 Sin embargo, aun en la arena movediza de este tipo de entuertos, esto no implica ensalzar a la autoridad de aplicación como infalible ni que se deba abdicar de anular aquellas decisiones en las que se compruebe ilegitimidad o irracionalidad.19 Sin llegar a contradecir las apreciaciones de oportunidad, mérito o conveniencia del ente, a través de la impugnación a resolverse en un tribunal revisor se satisface la tutela judicial efectiva del solicitante y se procede a escrutar la juridicidad de lo resuelto sobre la patente.

Se ha señalado que la existencia de tribunales judiciales revisores más especializados en la materia concreta a resolver suele disminuir el reconocimiento de deferencia a las autoridades administrativas de aplicación.20 De todos modos, la realidad argentina, en donde tramitan relativamente pocas solicitudes de patentes y existe una escasa litigación sobre estas cuestiones, no justifica crear un fuero que entienda exclusivamente en materia de propiedad industrial. Además, a diferencia de lo que sucede en otros países, dado que por imperio legal el tribunal judicial revisor debe conformarse por abogados, incluso un tribunal especializado en materia de propiedad industrial va a encontrarse con dificultades para no tentarse con la deferencia hacia lo resuelto por el I.N.P.I.

4. El informe pericial en los juicios de patentes.

Problemática e importancia

Es claro que el Juez no es, empleando la terminología del art. 4 de la ley de patentes 24.481 “… una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”. De todos modos, para equilibrar un tanto las limitaciones de formación que se acaban de indicar y lograr contradecir las afirmaciones técnicas de los cuerpos administrativos, siempre estará al alcance de los magistrados acudir al auxilio de los medios de prueba existentes. Entre los más importantes para este tipo de litigación, se encuentran los dictámenes y explicaciones a obtener de los informes periciales –como ya se señaló, de requerimiento obligatorio a la hora de decidir medidas cautelares en materia de infracciones, según lo exige el art. 83 de la ley de patentes 24.481–, que se presumen también versados en las materias extrajurídicas que contiene el litigio y que aportan al tribunal un conocimiento del que éste carece.

En general, la prueba pericial procede cuando para comprobar un hecho controvertido o la determinación de sus causas o efectos, el Magistrado requiere el auxilio de un profesional especializado en alguna ciencia, arte, industria o actividad.21 En materia de patentes, tales experticias, son consideradas un elemento central del juicio22 y resultan de producción ineludible en los pleitos atento al carácter eminentemente técnico de las cuestiones en disputa.23 Con dichos informes se procura satisfacer la necesidad de versación específica en una determinada rama del saber científico, propia del campo de conocimiento del perito y diferente a la materia jurídica que es la dominada por el Magistrado.

De todos modos, se ha dicho que las conclusiones de la experticia, por cierto, no son vinculantes para el Juez, que las valorará siguiendo el modulo valorativo de la sana crítica;24 atendiendo con rigor analítico, entre otros factores, a la competencia e idoneidad del dictaminador, las objeciones de las partes y sus consultores técnicos y su relación con las restantes probanzas incorporadas a la causa (arg. arts. 386 y 477 del Código Procesal).25 Ante la carencia de sapiencia en la rama técnica debatida en la litis, por lo general el Juez no estará en condiciones de interpretar las reglas científicas trabajadas por el perito y, por ende, mucho menos para discutirlas –lo cual sería hasta riesgoso–, aunque si podría apartarse de las conclusiones valiéndose sólo de los factores que acabo de indicar.

En esta clase de asuntos el dictamen pericial debe reunir tres requisitos fundamentales que son orden, precisión y claridad.26 Dado que el Juez, como el común de la gente y por lo general también los abogados que asisten a las partes, carece de expertise en la disciplina de que se trate, necesita que las conclusiones de los informes le permitan abordar, desde una perspectiva adecuada, la problemática en debate para poder llegar en las mejores condiciones al momento de elegir qué camino tomar y subsumir el asunto en la norma jurídica. A un Juez con oficio no le será dificultoso hallar fallas en el razonamiento lógico del dictaminador o falta de motivación en el parecer presentado en el cuaderno de prueba, falencias que disminuyen la eficacia probatoria del informe.

Acontece que, como explicaba Augusto MORELLO, el perito no provee un dictamen-sentencia,27 por lo tanto no es quien decide el pleito. De otro modo deberíamos asimilar el proceso a un laboratorio, con riesgo de caer en una suerte de autoritarismo tecnocrático o admitir algo parecido a la tercerización de la sentencia. El perito, sin demérito de su labor, no es más que un auxiliar del Juez, en quien siguen residenciando las facultades resolutorias respecto de la validez de la patente. Los peritajes producidos en este tipo de procesos judiciales no son computables si las respuestas del experto no están referidas a las cuestiones de naturaleza eminentemente técnica, sino que versan sobre la concurrencia de los requisitos de patentabilidad y la aplicación de las normas al conflicto,28 extremos que deben ser valorados por el Juez en forma exclusiva.

En materia de patentes, el perito tiene que tener en cuenta el conocimiento común y general sobre la materia existente al tiempo de solicitud. Debe dar razones y fundamentos entendibles para que pueda comprenderse lo mejor posible sus conclusiones y, en particular, es recomendable que su dictamen se encuentre precedido de una explicación acerca de las reglas generales científicas aplicables al caso. Bien dijo Carlos COLOMBO que la pericia vale tanto como resulte de su fundamentación y de la claridad expositiva.29 Lo cierto es que algunos expertos poco ayudan en este rumbo, sea por ligereza, dogmatismo o elevando hasta niveles insondables o esotéricos la complejidad de su ciencia.

También nos encontramos con que por la especificidad de las cuestiones a resolver en estos pleitos, a veces cuesta encontrar dictaminadores calificados. Los peritos desinsaculados para intervenir, en no pocas ocasiones, carecen de la especialidad necesaria y reconocimiento entre sus pares científicos. Este es otro obstáculo difícil de zanjar y que fomenta las impugnaciones a los informes periciales, con el consecuente efecto de dilación en la resolución de la contienda.30 Se presenta la llamada “batalla de los expertos”, en un escenario en el que gana importancia la labor de los consultores técnicos de las partes, sobre todo si estos tienen antecedentes curriculares que despiertan la atención del Tribunal y lo dictaminado por el perito de oficio es difícil de aprehender y no está fundamentado de un modo adecuado.

Además, el art. 476 de la ley ritual autoriza al tribunal a requerir opinión a universidades, academias, corporaciones y entidades públicas de carácter científico o técnico. De todos modos la experiencia acerca de los requerimientos del Tribunal a estas entidades no suele ser positiva. La complejidad de los asuntos, el desincentivo que provoca la posible ausencia de regulaciones de honorarios, el prurito en dar una opinión que pueda comprometer a la entidad, la recarga que les genera respecto de sus tareas propias, la ausencia de opiniones unánimes en el seno interno de la institución sobre el motivo de la consulta, etc.; han llevado a que muchas veces los oficiados demoren en expedirse, las respuestas sean abstractas sin adentrarse en el asunto en concreto o directamente siquiera se pronuncien.

En definitiva, a la hora de resolver, el Juez debe encarar el asunto con un enfoque holístico que, partiendo del informe pericial sobre las cuestiones técnicas involucradas en la patente u otros dictámenes de expertos evacuados en el expediente, pondere en forma coherente las evidencias recolectadas.

5. Sobre la participación de terceros en los procesos de patentes

En los últimos años, en materia de juicios de impugnación de decisiones relativas a las solicitudes de patentes, algunas cámaras representativas del sector potencialmente incidido pretenden participar en los procesos en calidad de terceros interesados, con fundamento en posibles repercusiones en la competencia en el mercado.31

Estas peticiones no merecieron respuesta unívoca por parte de los tribunales competentes del fuero civil y comercial federal. En el caso “Merck Sharp & Dohme Corp c/I.N.P.I.”, la Sala III32 no hizo lugar al requerimiento de una cámara que agrupa a laboratorios, con el argumento procesal de ausencia de relación jurídica entre las partes y el pretendido interviniente. En cambio, la Sala I, en el caso “Schering Corporation c/I.N.P.I” admitió la misma pretensión, por entender que los efectos de la sentencia que se dicta en este tipo de lides excede al actor y al I.N.P.I., pues produciría consecuencias jurídicas en los terceros competidores entre los que se encuentran los asociados a la entidad representativa que pidió intervenir en el proceso.33 La Sala II, a la fecha de entrega de esta ponencia, no ha tenido oportunidad de expedirse en planteos de esta naturaleza.34

Es de señalar que la ley de patentes 24.481 no ha previsto la incorporación de terceros a la contienda judicial. Lo que sí contempla el art. 28 en su tercer párrafo es la posibilidad de presentar observaciones durante el procedimiento administrativo en donde tramita la solicitud, que deben ser puestas en conocimiento del peticionante para que, dentro del plazo de sesenta días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida, bajo apercibimiento de considerar desistida la pretensión.

6. Litigios de propiedad industrial y plazo razonable

Para finalizar creo que los distintos análisis que he formulado en este ensayo tienen como punto de conexión el interés en lograr una definición sobre la validez de la resolución del I.N.P.I. en un lapso de tiempo prudente.

Si se aspira a que la protección que reconoce la patente sea efectiva, la inversión que demanda la investigación, significativa y prolongada en el tiempo, necesariamente debe verse reflejada en la exclusividad en el aprovechamiento de la invención por el plazo que las distintas legislaciones determinen. La restricción tiene su fundamento en premiar y proteger la capacidad inventiva y la inversión empresarial tendiente a desarrollarla.35 Sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado en 2016,36 luego de la sanción de la ley de patentes vernácula, la duración del examen de las solicitudes se extiende por más de siete años, plazo que se prolonga a once en los casos en que la resolución administrativa resulta denegatoria de la pretensión.

Entonces, estimo necesario rescatar para la litigación en esta asignatura un derecho de rango supranacional, que emana del art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y que, por ende, si nos atenemos al inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, también tiene alcurnia constitucional. Se trata del derecho a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, cuya proyección no se circunscribe, como se cree, al radio penal. En nuestro campo, esa garantía adquiere una importancia superlativa, dado que el período de vigencia del derecho de exclusividad que confiere la patente contenido en el art. 35 de la Ley N° 24.481 –veinte años improrrogables de duración–, se computa a partir de la presentación de la solicitud y no de su eventual otorgamiento.37 El tema se vuelve más crítico en los descubrimientos en áreas tecnológicas y de los avances médicos y farmacológicos, dado que la velocidad de las innovaciones propias de la época en algunos casos hace que, paulatinamente, se vayan volviendo obsoletos aún antes de la concesión de la patente, evaporándose los beneficios inherentes al título.

No es dable soslayar que está en juego el derecho del inventor a ser propietario exclusivo de su invento o descubrimiento durante el término que establece la ley de patentes, prerrogativa que, en Argentina, tiene respaldo constitucional explícito en el art. 17 de la Constitución Nacional.