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Prueba pericial en procesos judiciales de patentes

Karin Gómez Girón

RESUMEN

La autora confirma que en procesos judiciales que versan sobre patentes de invención, el medio de prueba “dictamen de experto” o perito se torna esencial.

Citando autorizada doctrina indica que es deseable que la prueba pericial tenga un contenido que auxilie al Juez en el entendimiento adecuado del objeto del dictamen, así, propone que tal dictamen cuente con una “Introducción” en que se presenten las nociones básicas necesarias para entender el dictamen e incorporar ahí un glosario de los términos técnicos que el dictamen utiliza y en el que, además, se perfile el tipo de conocimiento técnico que el caso demanda. Al abordar el análisis, el dictamen debe idealmente presentar de forma concreta y relacionada, el alcance de las reivindicaciones frente al acto cuestionado (cuando se trata de infracción) o las reivindicaciones frente al estado de la técnica, el nivel inventivo o su aplicación industrial o incluso, el análisis sobre la adecuada o insuficiente descripción (cuando se trate de nulidad).

Corresponderá al Juez interiorizar de las razones que respaldan las conclusiones del perito y analizar los fundamentos de dichas razones; excluir las conclusiones que no estén razonadas y comparar los argumentos de los peritos que rindieron dictamen. El Juzgador valorará la congruencia del dictamen o peritajes, su fiabilidad y valorará igualmente su objetividad.

ABSTRACT

The author confirms that in legal proceedings involving patents for inventions, the means of proof “expert opinion” becomes essential.

Citing authoritative doctrine, she indicates that it is desirable that the expert’s evidence has a content that helps the judge in understanding the opinion, thus, it is proposed that such an opinion has an “Introduction” in which the basic notions necessary to understand the report is included. It should incorporate a glossary of the technical terms used in same and in addition, the type of technical knowledge that the case demands.

The opinion should ideally be presented in a concrete and related way, the scope of the claims against the questioned act (when it comes to infringement), the claims against the state of the art (the inventive level), and its industrial application, including the analysis on the adequate or insufficient description (when it is nullity).

It will be up to the judge to analyze the reasons that support the expert’s conclusions and exclude the conclusions that are not adequately explained, comparing the explanations of the experts if more than one renders an opinion. The Judge will assess the consistency of the opinions and their reliability and will also assess the objectivity of the reports.

ARTÍCULO

1. La Protección Judicial al Derecho que resulta de una Patente

de Invención y el auxilio Pericial

1.1. La Tutela Judicial y la Observancia

El otorgamiento (o reconocimiento en su caso) a derechos sustantivos, debe conllevar, necesariamente, la actividad legislativa complementaria que provea de los instrumentos para hacer valer aquellos derechos frente a su inobservancia, su infracción o incluso, ante el riesgo de infracción. De no existir mecanismos de tutela, los derechos otorgados o reconocidos por el Estado, a través de las leyes, serían –ante la infracción o la amenaza de infracción– ineficaces, nugatorios. En materia de Propiedad Intelectual, varios convenios internacionales y leyes locales, proveen de disposiciones tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo. Desde finales del siglo XIX, con los primeros instrumentos multilaterales que sistematizaron diversas categorías de propiedad intelectual, los Estados han reconocido la importancia de esta materia en el desarrollo social y económico de los países, de regiones y del mundo en su conjunto. Sin perjuicio del advenimiento de nuevos instrumentos internacionales durante el siglo XX, lo referente a la “observancia” de los derechos fue normalmente una asignatura con tímido desarrollo.

El alcance de los compromisos de los Estados, en cuanto a disposiciones adjetivas para la protección de los derechos de propiedad intelectual se confrontó con un nuevo y mayor nivel de exigencia con la vigencia del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (la OMC) y, de forma particular, su Anexo 1C, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante también referido como ADPIC, indistintamente), cuya Parte III titulada “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, contiene un mandamiento concreto para los Miembros en cuanto a que deben de proveer a los titulares de derechos de propiedad intelectual, nacionales como extranjeros, de normas, medios y procedimientos ágiles y eficientes para la tutela de tales derechos, tanto frente a infracciones como para prevenirlas. Las disposiciones sobre “observancia” contenidas en el ADPIC “…llenaron el vacío de las pre-existentes convenciones de propiedad intelectual, las que o ignoraban el aspecto de implementación efectiva de estándares mínimos o la relegaban a la posibilidad teórica de litigio ante la Corte Internacional de Justicia.” (Reichman, 1998).1 Dicha Parte III no es de aplicación opcional ni admite reservas y, con la fuerza que tiene el sistema de solución de controversias del sistema de la OMC, cobró especial atención para los Estados Miembros y para sus respectivos sistemas de justicia.

El Art. 41 del ADPIC indica que los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se cuente con procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (en adelante también referidos como DPI, indistintamente), conforme lo que se prevé en el mismo ADPIC. Tales procedimientos deben permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los DPI contemplados en el ADPIC y deben los Miembros contar con acceso a recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones; en todo caso, los procedimientos deben aplicarse de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardas contra su abuso.

La sección 5 (Arts. 27 al 34), de la Parte II del ADPIC, se refiere a los DPI específicos de las invenciones patentables, esto es, a las “patentes de invención” como categoría cubierta por dicho acuerdo y, en consecuencia, sujeta al beneficio de la tutela judicial frente a actos infractores o riesgo de infracción. El Art. 28, que hace referencia a los derechos conferidos por una patente (sin perjuicio de una mayor amplitud que puedan disponer las legislaciones locales), contempla que el titular goza del derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos respecto del producto cubierto por la patente o actos de utilización del procedimiento patentado y determinados actos respecto del producto obtenido directamente por dicho procedimiento. Así, el ADPIC claramente contempla (i) protección a las invenciones, a través de la patente de invención, y (ii) el acceso a mecanismos de observancia a favor del titular del derecho de patente.

Es importante traer lo anterior a colación, dado que hasta antes de la entrada en vigor del ADPIC para varios países en América Latina, las normas sobre patentes eran poco desarrolladas, en muchos casos con amplias excepciones a la patentabilidad o amplias listas de lo que no se consideraba invención y, por otro lado, las disposiciones procesales frente a la infracción a derechos eran limitadas, poco prácticas y en algunos casos, podrían resultar hasta disuasorias para acceder al sistema de justicia. En ciertos países, por ejemplo, no era posible obtener patentes para productos farmacéuticos. Así, el ADPIC se constituyó en una renovación de la visión sobre las patentes, tanto desde la óptica del derecho sustantivo como del adjetivo. Y en este último punto, encaja precisamente el tema de la prueba pericial en litigios sobre patentes de invención e, incluso, en cuanto a patentes de procedimiento, dicta la inversión de la carga de la prueba.

Ese Art. 41 del ADPIC “…encapsula los cuatro principios cardinales de estas disposiciones sobre observancia.” (Reichman, 1998).2 El Art. 41, numeral 3 refiere que las decisiones sobre el fondo de un caso, solo se basarán en pruebas acerca de la cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. El Art. 43 del ADPIC, que lleva el epígrafe de “Pruebas”, hace referencia a aspectos procesales aplicables para la presentación y diligenciamiento de la prueba. En su conjunto, estas disposiciones y las propias de la “Parte III” del ADPIC, se integran con el derecho doméstico, en los procesos judiciales que versan sobre reclamaciones de derechos de patentes de invención.

1.2. Del Alcance y Contenido del Derecho de las Patentes

Al discutirse, en sede judicial, lo referente al derecho de patentes, el juzgador debe precisar cuál es el alcance del derecho y su contenido, lo cual está determinado por las normas que regulan esa categoría de la propiedad industrial.

Una solicitud de patente de invención incluye lo que en doctrina y en algunas legislaciones se denomina “el documento técnico”. En dicho documento “…se encuentra la esencia de aquello que se quiere proteger por vía del derecho exclusivo, ya que las reivindicaciones son las que fijarán el alcance de la protección, y los demás elementos de este documento servirán como una ayuda para interpretar dichas reivindicaciones. La estructura de este documento consiste en descripción, reivindicaciones, dibujos y el resumen” (Gaitán, 2016).

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (en adelante también referida como la LPI, indistintamente) indica en el Art. 111 que las reivindicaciones definirán la invención, las que deben estar sustentadas por la descripción. A su vez, el Art. 127 de la citada ley establece que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por las reivindicaciones, las que se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los dibujos y, refiere al Art. 111, por el cual se integran la descripción y ciertas directrices para la formulación de reivindicaciones y el alcance que tendrán, para la ley, el uso de determinadas expresiones.

En consecuencia, las reivindicaciones definen el alcance del derecho de exclusiva que el Estado (a través de la oficina con competencia para ello) otorga en favor del inventor o de quien goza de la titularidad sobre ésta y, para su interpretación, deberá acudirse a los otros documentos técnicos ya referidos.

Por su parte, el contenido del derecho se refiere a los derechos conferidos y que, respecto de la patente, son derechos expresados en sentido negativo, consistentes en un ius excluendi. Es un derecho de excluir a otros de explotar la patente, sin la autorización del titular de la misma. Efectivamente, el contenido del derecho se delinea en el derecho de excluir a otros de la explotación no autorizada. De hecho, quien ha inventado o quien tenga control de la invención, no necesita de una patente para poner en práctica su invención, pero quien ha inventado sí encontrará valor obtener el derecho a que nadie utilice su invención sin su autorización previa. Es oportuno referir que el ADPIC no condiciona el derecho sobre la patente al uso de la invención (anteriormente al ADPIC, algunas legislaciones nacionales contemplaron la “obligación de la explotación de la invención patentada”), sin perjuicio de que se contemplen excepciones a los derechos conferidos, las licencias obligatorias y la libertad de los Miembros de definir el agotamiento del derecho).

El Art. 28 del ADPIC y, en el plano local, el Art. 128 de la LPI, se refieren al contenido del derecho, esto es, a los derechos conferidos, en las dos categorías tradicionales de invenciones: productos y procedimientos. El ius excluendi se puede hacer valer para impedir que terceros realicen las actividades que la ley enumera, según sea la patente de producto o de procedimiento. En consecuencia, las reivindicaciones se categorizan también en dos tipos, respecto de productos y respecto de procedimientos. Hay un tercer tipo, las de de uso, que no están reconocidas en todas las jurisdicciones.

El Art. 27 del ADPIC dictó un nuevo estándar en cuanto a la amplitud con que las legislaciones locales deben prever la patentabilidad. Sin perjuicio de las exclusiones de patentabilidad (Art. 27, numerales 2 y 3), dicho Artículo establece que las patentes podrán obtenerse en todos los campos de la tecnología, sean de productos o de procedimientos, en tanto las invenciones satisfagan los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y, ciertamente, la suficiencia de la descripción).

En consecuencia, la tutela judicial de las patentes de invención, conllevará, en la mayoría de las veces, una discusión en una o más áreas de la tecnología y la discusión versará sobre aspectos técnicos referentes a las reivindicaciones, que marcan el alcance del derecho (en consonancia con el resumen, descripción y otra información técnica) y los actos que se alegan infractores respecto de los actos bajo el ius excluendi (el contenido del derecho).

1.3. El Auxilio Pericial en la Tutela Judicial de las Patentes

de Invención

Los puntos que se han referido, en el presente apartado y el precedente, confirman el alto componente tecnológico en el derecho de patentes; así, al presentarse ante la judicatura una demanda por infracción de los derechos que resultan de una patente (o, en su caso, la anulación o nulidad de una patente otorgada), habrá necesariamente prueba de carácter técnico. Salvo excepciones contadas, los jueces en los países de la América Latina, no estarán siempre formados en las áreas de alguna o varias áreas de la tecnología en discusión y, en consecuencia, al conocer la prueba, podrá ser necesario el auxilio de peritos en el área de la tecnología de que se trate.

El Juez se confronta con lo que la parte actora identifica como reivindicaciones infringidas (o en caso de reconvención o acción de nulidad, con las reivindicaciones consideradas nulas) y con las argumentaciones que sostienen tal alegato. El Juez podrá revisar el resumen, el que es meramente informativo y no tiene efecto legal respecto de la interpretación del alcance de la protección, pero le permitirá ubicarse respecto de qué consiste la invención. Pero, para determinar si hay o no infracción o nulidad, según el caso, deberá confrontar los actos frente a las reivindicaciones y conocer la prueba. Ciertamente, no requerirán prueba aquellos hechos respecto de los cuales las partes tienen plena conformidad, ni aquellos notorios. De la mano con el aspecto puramente técnico, está el de la interpretación de las reivindicaciones. La LPI indica (Art. 127) que las reivindicaciones se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el párrafo dos del Art. 111 de dicha ley. El Art. 111, que no tiene párrafos numerados, indica, en el segundo párrafo del contenido de dicha disposición, lo que debe entenderse, para efectos de interpretación del alcance, por ciertas frases tales como “compuesto de”, “consiste de” o “consiste esencialmente de”. Esto lleva a la cuestión, según la legislación en cada país, de si la interpretación de las reivindicaciones será bajo un sistema central o un sistema periférico (que más prevalece en la actualidad); en todo esto, el Juez requiere de la información que los peritos alimentan. Igualmente, deberá determinarse si es dable aplicar o no la doctrina de los equivalentes (en el caso de la LPI, por ejemplo, el último párrafo del Art. 128 (Derechos Conferidos), indica que corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de la LPI, en lo que resulten pertinentes. Dicho Art. 35 se refiere a los “derechos conferidos por el registro de la marca”, bajo el que se incluyen referencias a “semejantes”, “productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los que está registrada la marca”. Este trabajo no abundará en los aspectos de interpretación de las reivindicaciones, dado que el enfoque del mismo es al rol del perito en casos judiciales de patentes. Estos temas se han traído a colación, entendiendo que el Juzgador se confronta, en los casos de patentes, con aspectos complejos, asociados y derivados de áreas de la tecnología en que no necesariamente estará formado.

En estos procesos, en consecuencia, y muchas veces aún frente a una “infracción literal” que pueda resultar evidente, es normal que se sumen como sujetos intervinientes los peritos. Los peritos proveerán un aporte explicativo sobre la técnica en discusión y la relación (o falta de relación) entre los actos que se alegan infractores frente a las reivindicaciones otorgadas en la patente. Proveerán un dictamen, lo explicarán y podrán ser interrogados; y según el caso, realizarán una crítica del dictamen del perito de la parte contraria. Con esto, darán al Juzgador elementos que le permitan entender los aspectos técnicos, en los puntos litigiosos que sean objeto de su dictamen y poder con ello, alimentar su análisis y formular conclusiones que le lleven a una decisión fundada.

2. La prueba en el proceso civil

2.1. La prueba

Quien asiste al espectáculo de un proceso, ve a las partes con sus auxiliares; ve a los jueces con los suyos, ¿y qué más ve?

A menudo ve a otros hombres, a quienes las partes y los jueces interrogan y escuchan. O bien las partes y los jueces leen papeles o libros, o bien observan objetos: un campo, un oficio, un modelo de nave una muestra sacada de una partida de mercancías, y así sucesivamente.

No cabe duda de que estos hombres y estas cosas son un quid con el cual, así como con las partes y con el oficio, se forma el proceso; y, por tanto, un elemento de éste.

Pregúntese a un práctico qué nombre se da a este tercer género de elementos, y responderá que se llaman pruebas.

(Carnelutti, 1997)

Los medios de prueba sirven al juez para conocer los hechos o datos y a las partes para acreditar las afirmaciones o negaciones.

La prueba, en términos generales, se constituye en variadas formas que van dirigidas a verificar los hechos o datos en juicio. Se utiliza en los procesos para verificar la razón. Es por ello que, como bien lo explica Carnelutti, la prueba es un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón. La prueba, en palabras de Alsina, se constituye en “La comprobación judicial, por los medios que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende” (Alsina, 1957).

En cuanto al efecto en el juzgador, Juan Montero Aroca explica:

“… con la prueba se busca la convicción psicológica del juzgador, […]; que es el conjunto de operaciones por medio de las que se trata de obtener el convencimiento del juez respecto a unos datos procesales determinados […] en una función, si bien subjetiva, de lograr la convicción del juez.

La determinación de lo que es la prueba en nuestro derecho positivo, precisa ir aclarando una serie de elementos impuestos por las normas, que no pueden ser desconocidos:

1º. La prueba que importa es la que se realiza dentro de un proceso civil, es una actividad procesal.

2º. En el proceso las partes realizan una serie de afirmaciones de hechos, que son la causa de pedir de su pretensión o de su resistencia; pero la actividad probatoria se refiere únicamente a aquellas afirmaciones que resultan controvertidas después de los actos de alegación. Las afirmaciones de hechos no controvertidos, no sólo no precisan prueba, sino que están excluidas de la prueba.

3º. La actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de las afirmaciones de hecho de las partes, confiándose a éstas la determinación de los medios de prueba deban utilizarse, dentro de aquellos previstos legalmente. Esa determinación es una carga, pero también es un derecho de las partes y, además, de rango fundamental […]

4º. La actividad probatoria está sujeta a unas reglas precisas que comprenden aspectos procedimentales y procesales. La ley regula, no sólo la forma como se realiza la actividad, sino también todo un conjunto de materias relativas a los requisitos personales de quienes intervienen en la actividad (la capacidad del testigo, por ejemplo), al contenido de los actos (la confesión sólo puede versar sobre hechos personales de quien confiese, por ejemplo) y a su eficacia.

5º. La prueba tiende a obtener certeza con relación a las afirmaciones de hechos de las partes, pero esa certeza puede lograrse […] unas veces la ley establece de modo reglado el valor que le juzgador debe conceder a un determinado medio de prueba, en el sentido de que configura la certeza independientemente del criterio subjetivo del propio juez […] y otras veces la ley dispone que el juzgador debe conceder a un medio de prueba el valor que estime oportuno conforme a las reglas de la sana crítica, con lo que la certeza se pone en relación con el convencimiento razonado del mismo juez. […]” (Montero Aroca, 1996).

Así, consideramos que la prueba constituye aquellos medios e instrumentos que permiten convencer al juzgador de la existencia o inexistencia de los hechos –mejor datos procesales– que servirán de base para tomar la decisión en el caso sometido a su actividad juzgadora. Y, el objeto de la prueba, los son las afirmaciones o realidades que deben ser probadas en el proceso.

Recordemos que el juez es ajeno a los datos o hechos sobre los cuales debe pronunciarse en la decisión final del litigio, es por ello que las afirmaciones que realicen las partes en juicio deben ser confirmadas mediante mecanismos contralores para probar que tienen la razón. Estos mecanismos los reúne un concepto: la prueba. A través de ésta, se establecerán y verificarán aquellas proposiciones de las partes en el proceso; evidente resulta que ese ejercicio de comprobación de la verdad o la falsedad de aquellas afirmaciones de las partes se lleva a cabo con el solo objeto que el juez se forme convicción al respecto y pueda emitir la decisión judicial.

2.2. Tipos de prueba

Antes de abordar los tipos de prueba, resulta importante referirse de forma breve a la división de la prueba y dónde nace y se da la prueba o lo que en términos doctrinarios conocemos como “fuente de prueba” y “medios de prueba”.

Explica Nájera Farfán, […] a lo que Carnelutti llama fuente de prueba es a lo que los textos legales llaman medio de prueba, denominación esta última que se ha mantenido por fuerza de la tradición y que es la que se sigue utilizando por ser la misma que emplea el Código Procesal Civil y Mercantil en Guatemala. Sin embargo, esa distinción (medio o fuente) es de importancia en el campo doctrinal, ya que la misma explica con claridad el fenómeno probatorio en el proceso y en su doble aspecto de fuente y de medio: la prueba como fuente, existe con anterioridad y fuera del proceso, pero como medio, sólo dentro del proceso puesto que es dentro de él que el Juez la percibe para deducir la verdad o formar su convicción: un testigo, como conocedor de hechos pasados, es fuente disponible de prueba, pero su declaración se convierte en medio hasta el momento en que la presta ante el juez; un documento es fuente de prueba antes y fuera del proceso, pero se constituye en medio al ser incorporado a los autos.

En resumen, la doctrina procesalista contemporánea, especialmente influenciada por los razonamientos elaborados por Carnelutti (y desarrollada por procesalistas como Santiago Sentís Melendo), ha incorporado la distinción entre “fuente de prueba” y “medios de prueba”, ubicando a la primera (fuente) en el plano extrajudicial y a los segundos (medios) dentro del proceso. Así, la fuente de prueba la constituyen todos los elementos que existen en la realidad, que existen independientemente de que se instale o no un proceso; y, por su parte, los medios de prueba (concepto del derecho adjetivo o procesal) se integran por las actividades que se llevan a cabo para incorporarlos al proceso de que se trate. Montero Aroca, resume indicando que medio de prueba es concretamente “la actuación procesal por la que una fuente se introduce al proceso”.

Respecto a los tipos de prueba regulados en la ley, trataremos únicamente aquellos que consideramos de mayor relevancia en el tema a tratar.

La prueba según ocurra fuera del proceso o en el proceso, se divide en prueba extra-judicial y judicial. Esas pruebas pueden nacer con anterioridad del proceso –aunque éste nunca llegue a entablarse o bien, se lleven a juicio cuando sea meritorio respecto de la verificación de las afirmaciones de las partes–, tales como los documentos, los hechos que presenció un testigo (aunque el testimonio de éste nunca se lleve a juicio), alguna prueba pericial tomada en el momento ocurrido (y que pueda o no llevarse al proceso). O bien, puede tratarse de pruebas que surjan en el proceso, como las declaraciones de las partes, confesiones, datos que se comprueban mediante el reconocimiento judicial, informes de oficio o a petición de la parte que tenga interés de evidenciar algún dato o hecho especifico, dictamen de expertos con relación a datos específicos en materias que el juez, por la especialidad de la materia, no domina y desconoce, etc.

Es oportuno también referir la prueba directa y la indirecta. Efectivamente, la prueba puede ser directa o inmediata, lo que sucede cuando el hecho a probar caiga bajo los sentidos del verificador. Será indirecta o mediata, en los casos en que, a través de un hecho distinto de aquel que ha de probarse, el verificador, con la ayuda de las reglas de experiencia, formule su juicio. Por ejemplo, si el hecho a probar es que el vino entregado por el vendedor al comprador sabe a moho, puede ocurrir que el propio verificador examine el vino o que recoja el testimonio de quien lo ha examinado. Estas dos especies de prueba, se suelen distinguir también según el resultado que generan en el juzgador, en cuanto la primera proporciona la certeza y la segunda nada más la convicción (Carnelutti, 1997).

Esta distinción Carneluttiana explica que la prueba es directa, cuando el hecho es conocido por el juez percibiéndolo directamente con los propios sentidos, como en el caso de reconocimiento judicial y, es indirecta, cuando el hecho a probar, es percibido y deducido a través de otro hecho intermedio, como en el caso de la prueba testimonial o documental.

En la prueba directa, basta la percepción del juez, en tanto que, en la prueba indirecta, se necesita, además, de la deducción. Es por esta razón que en el proceso probatorio concurren dos elementos importantes: la actividad del juez (percepción si prueba directa, percepción más deducción si prueba indirecta) y el hecho que, por medio de esa actividad, sirve para procurar el conocimiento del hecho a probar.

Los actos, hechos, fuentes o cosas incorporados a través de los medios de prueba, sirven al juez para adquirir convicción sobre la certeza a probar. Es por ello que los medios de prueba, como define Goldschmidt son, incorporado al proceso, “todo lo que puede ser apreciado por los sentidos o suministrar apreciaciones sensoriales de las que el Juez deriva la verdad” (Goldschmidt, 1936). O (Ricci, 1970) como “los medios adecuados para provocar y producir en el ánimo del juez, el convencimiento de un hecho dado con los determinados por la ley y no otros, de tal suerte que la ley sería violada si el juez fundara su convencimiento en medios de prueba que la misma no reconoce como tales.” (Najera Farfán, 1970).

2.2.1. Pericial

La actividad del juez en el proceso, y muy especialmente en relación a los medios de prueba, se integra por dos elementos importantes, que han sido explicados en la doctrina: la percepción y la deducción. Percepción del hecho a probar, donde se vale el juez de sus sentidos y, consecuentemente, la deducción, donde se vale de sus conocimientos. Como ejemplos, el reconocimiento judicial como prueba directa, donde el juez no necesita deducirlo ya que percibe el hecho de forma directa; y, en la prueba documental o bien en la declaración testimonial, donde realizara un juicio lógico-deductivo, (conocimiento o saber jurídico) además de percibir el hecho.

Sin embargo, en determinados casos concretos, el conocimiento o saber jurídico del juez no es suficiente, por ejemplo, ante hechos técnicos y no necesariamente jurídicos. El juez no puede saberlo todo; en consecuencia, hay casos y situaciones en que para poder percibir y deducir con los medios de prueba, se hace necesario apreciar conocimientos científicos, artísticos o prácticos, haciéndose indispensable contar con el auxilio de personas expertas, que además ilustraran al juez en reglas de experiencia no comunes. Es ahí cuando se hace necesaria la intervención de un tercero que le auxilie: el experto.

Este tercero, ajeno al proceso, a decir, experto o perito, para ser incorporado como prueba al proceso, debe cumplir con la ritualidad que se impone desde la denominación de este tipo de prueba. De legislación a legislación, puede haber variaciones. En el derecho guatemalteco vigente se le denomina: Dictamen de Expertos.

Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica del perito o experto, se ha discutido si el perito es un auxiliar del juez o bien si por el contrario es un verdadero medio de prueba.3 Es esta última acepción (medio de prueba) la que ha recogido la mayoría de legislaciones. En Guatemala, sin lugar a dudas, la prueba pericial (Dictamen de expertos) es concebida como un medio de prueba donde intervienen terceros propuestos por las partes para que dictaminen acerca de los hechos controvertidos y por el tercero que necesariamente deberá designar el juez para el caso de la discordia (en caso de que las partes no se pongan de acuerdo en el nombramiento de un solo experto). Sin perjuicio de lo anterior y de que el Dictamen Pericial es un medio de prueba, la actuación del perito conlleva una suerte de asesoramiento respecto de los hechos técnicos controvertidos, desempeñando “en la práctica” un papel de auxiliar del juez, lo que resulta, como puede advertirse, de la integración de su función de asesoramiento a la prueba propiamente dicha, y que su actividad tiene finalidad probatoria. (Artículos 128, 164 al 171 Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto-Ley 107, en adelante, referido como CPCYM, indistintamente).

Es por ello que parece adecuada la explicación que realiza el procesalista Mario Efraín Nájera Farfán (Najera Farfán, 1970) al referir que: Si la función del perito es la de suministrar reglas y no hechos para que de esas reglas el juez deduzca la verdad del hecho a probar, su función es la de un colaborador del juez por lo que en el proceso –siguiendo la terminología carneluttiana– aparece no como fuente de prueba, sino como un medio de integración de la actividad del juez. Lo expuesto nos conduce a definir la prueba pericial o “dictamen de expertos”, como el juicio que un tercero emite por encargo judicial sobre datos de hecho del proceso para cuyo esclarecimiento se necesita de conocimientos especiales que no son del dominio del juez. […]

Sin perjuicio de ese efecto práctico, el perito o experto no suministra al juez “una decisión”, sino una ilustración, orientación, explicación respecto de hechos técnicos y corresponde al Juez la apreciación del “dictamen” y, en aplicación de las reglas de la sana crítica, determinará el efecto de ese medio de prueba para efectos de su decisión. Efectivamente, el rol o función del perito es la de proveer al juzgador con información técnica independiente, en asuntos del ámbito de su especialidad, a través de opiniones (dictamen) objetivas y no sesgadas (María Teresa, 2019).4 Esto aplica claramente a los procesos de patentes de invención, incluidas las farmacéuticas.

En la mayoría de legislaciones, la forma de traer información experta al proceso es mediante un tercero ajeno a la causa, dada su experiencia, formación o bien sus conocimientos. En Guatemala, conforme el artículo 164 del CPCYM, “La parte a quien interese rendir prueba de expertos, expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen…”, y el artículo 165 de la misma ley, regula que cada parte designará un experto y el juez un tercero para el caso de la discordia. Lo anterior implica que la prueba de expertos (Dictamen de Expertos) puede verificarse no solo en el diligenciamiento mismo de la prueba que, como tal, es solicitada por las partes y donde se podrá integrar la prueba –de no ponerse de acuerdo las partes con la designación de un solo perito, como se explicó–, con el nombramiento de un tercer experto para el caso de la discordia, nombrado de oficio por el juez. El nombramiento de un tercer experto no siempre ocurre, aunque resulta común en el proceso civil guatemalteco, ya que en muy pocas ocasiones las partes consienten que sea un solo experto para diligenciar la prueba; en la mayoría de casos se integra la prueba con más expertos, incluido el de la discordia.

En este caso, no solo cada parte designará a su experto y la judicatura el experto de su parte; sino, también puede integrarse este medio de convicción en un reconocimiento judicial, donde se haga necesaria la intervención y nombramiento de un experto para que con los conocimientos especializados que posea pueda asesorar y auxiliar al juez en el momento de verificarse el mismo y posteriormente añadirse las explicaciones que estimen necesarias por escrito (piénsese, a modo de ejemplo, en un reconocimiento judicial en una instalación de manufactura de medicamentos en un caso de inversión de la carga de la prueba por un caso que involucre una patente de procedimiento). Así lo regula el artículo 174 del CPCYM guatemalteco, “El juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza…” y el artículo 189 de la ley de Propiedad Industrial, normas jurídicas que se integran en los juicios de propiedad industrial.

La prueba pericial tendrá como objeto los datos o hechos y no el derecho. Esto es, que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso. Este medio de prueba podrá integrarse con prueba documental y científica en algunos casos.

(Najera Farfán, 1970) explica como características de la prueba pericial, las siguientes: es personal, porque el instrumento productor de la convicción judicial proviene de la persona del experto; es indirecta, porque el juez percibe y deduce el hecho a probar, por mediación del dictamen pericial; es limitada cuantitativa y cualitativamente, porque no puede haber más de dos expertos (o bien tantos expertos como partes contrarias hayan y se adhieran a la prueba propuesta; más el tercero para el caso de la discordia, que es nombrado por el juez) y porque sólo pueden serlo aquellas personas que posean conocimientos especiales; es no constituida, porque solo puede producirse dentro del proceso; es exclusiva de la partes porque únicamente por excepción puede tener origen a iniciativa de juez; es preclusiva,5 porque aun cuando para su ejecución puede señalarse un plazo que exceda del término ordinario de prueba, sólo es admisible en la fase o estado probatorio del proceso; es escrita, porque esa es la forma de realizarse para la entrega del dictamen; y es irrevocable, porque una vez rendida no puede modificarse en su contenido.

2.2.2. Científica y Documental

Los medios de prueba documentales, como los medios científicos, constituyen pruebas que pueden integrarse con la prueba de Dictamen de Expertos, y que en algunos casos se complementan para que puedan ser eficaces al momento de ser valorados por el Juez en la sentencia.

La prueba científica se debe valorar conforme la sana crítica. En Guatemala la ley permite que si el juez lo considerare necesario para la apreciación de este medio probatorio, podrá requerir el dictamen de expertos, que, lógicamente se diligenciará conforme el procedimiento establecido para ese medio de prueba.

La prueba científica puede ser incorporada al proceso de oficio o a petición de parte. Este medio de prueba es complementario, y la razón obedece a que por sí solo no hace fe ni se le puede tener como tal en juicio. Por lo que para su valoración como prueba debe ser complementado con otros medios de prueba, lo cual conlleva a que la integración de esta prueba con los otros medios de prueba en el proceso, provoquen eficacia y mayor certeza jurídica en la convicción del juzgador.

En Guatemala este medio de prueba no se encuentra suficientemente desarrollado y ha provocado confusiones y desaciertos, al momento de su valoración como de la incorporación al proceso como prueba, tanto de parte de jueces como de las partes en litigio. A este tipo de prueba se le impone el requisito de “certificar su autenticidad por el Secretario del Tribunal o por un notario” para que pueda ser susceptible de tenerse por aportada por el juez en el proceso. Se considera que esa certificación de autenticidad por el secretario ocurre cuando la prueba es convocada al proceso de oficio por el juez y, por el notario, cuando es una parte interesada la quiere aportar ese medio de prueba.

La prueba documental es considerada como todo objeto que representa o reproduce una idea, pensamiento, un dato o acto de voluntad; así, una fotografía como un papel mediante el cual lo escrito sirve para expresar el pensamiento o idea del ser humano, es considerado un documento.

Para el caso de los litigios de patentes la prueba documental, integrada con la prueba científica y el dictamen de expertos, resulta importante en la acreditación de la pretensión que se discuta. En el caso guatemalteco, la Ley de Propiedad Industrial refiere, en el artículo 189: “…El reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de casas muebles o documentos. A petición de parte o a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio…”.

El Dictamen de Expertos, puede versar sobre el contenido de prueba documental y prueba científica. La integración de pruebas, respecto de elementos de especialidades técnicas, permitirá al juez contar con elementos de referencia para el análisis lógico-deductivo y arribar a conclusiones.

3. El perito en materia de patentes de invención

De existir actos, acciones, prácticas y demás que provoquen infracciones a los derechos que derivan de una patente de invención o, ante la inminencia de la infracción, el afectado (legitimado) podrá acudir a sede judicial para accionar y solicitar la protección de su derecho. En Guatemala, esta clase de procesos se ventilan ante los juzgados del orden civil en primera instancia, mediante el juicio oral, como está enunciado en el artículo 182 de la ley de Propiedad Industrial.

Para hacer valer la pretensión, el artículo 196 de la ley de Propiedad Industrial establece: “Acción civil por infracción. El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. (…)”.

Al tratarse de procesos judiciales relativos a patentes de invención, en prácticamente cualquier campo de la tecnología y, en particular en el área farmacéutica, es altamente probable que se hará necesaria la intervención de peritos o expertos que permitan ilustrar al juez, mediante sus conocimientos especializados y técnicos o científicos, respecto de aspectos relevantes a probar (o dicho contrario sensu, es casi improbable que no lo sea). Esto será así, tanto en acciones de infracciones como en acciones que contengan pretensiones acumulables que conlleven daños y perjuicios en casos concretos que la ley de la materia permite, o bien acciones de nulidad.

La ley local no define lo que es un perito. El Diccionario de la Lengua Española define al perito como aquel que “poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo juramento al juzgador, sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.”

En Guatemala, en la ya derogada Ley Constitutiva del Organismo Judicial, se regulaba e indicaba que para la designación de los expertos debía recaer de preferencia entre los que tuvieran título en la materia de que se trate (varias legislaciones, entre ellas la española, requieren que los peritos posean un título oficial o reconocido en el área técnica objeto del dictamen); sin embargo, este capítulo fue suprimido por la vigente Ley del Organismo Judicial y, a partir de ello, el tratamiento respecto de la prueba de expertos únicamente se encuentra regulada en el CPCYM; cuerpo normativo éste, en donde tampoco se define ni se incorporan calificaciones de “títulos” específicos respecto del área de conocimiento del experto.

Se considera que el título acredita la aptitud técnica del experto, sin embargo, resultan casos en los cuales los peritos propuestos, lo son, en razón de su experiencia y en la cantidad de análisis, estudios y dictámenes que han realizado para asesorar o bien explicar alguna técnica, arte o práctica específica, así como quienes tengan conocimientos especiales sobre la materia donde se requiera el dictamen. En consecuencia, no solamente un título académico respaldaría la idoneidad del experto.

Los peritos proveerán dictámenes que recogen sus opiniones, las que deben ser objetivas y no sesgadas en relación con asuntos que entran dentro del ámbito de la especialidad para la cual fueron convocados. Para el caso particular de patentes farmacéuticas, explica el Doctor Vicente Huarte,6 perito en casos químicos-farmacéuticos que:

“a. El perito no debe concluir validez o infracción, sino sobre las circunstancias técnicas que llevarán a concluir al juez.

b. Lo que es importante y valioso para el juez son las razones que expone el perito, las cuales le deben permitir al juez identificar lo que se ve a través de los ojos del experto en la materia y, por lo tanto, le sirve de base técnica para sustentar su decisión.

c. Es irrelevante que el perito posea unos conocimientos sobre la materia superiores a los que se le suponen a la entelequia llamada “experto en la materia”, ya que lo que le interesa son sus razonamientos.

d. Lo importante del perito no es cuánto sabe, sino cómo es de bueno explicándose, pues su función principal es educar al tribunal.

e. En los litigios sobre patentes, el perito tiene que conocer suficientemente la técnica, pero también ha de tener conocimientos básicos sobre el sistema de patentes (especialmente cuando el tribunal no los tiene).”

Los elementos anteriormente expuestos implican que la objetividad, así como la imparcialidad, en el trabajo del perito nombrado, son necesarias y obligatorias al momento de emitir el dictamen y que pueda, de esa forma, colaborar en trasladar al juez aquellas explicaciones y conocimientos necesarios e idóneos para entender los hechos controvertidos en estos casos.

Oportuno destacar que, tratándose de un perito nombrado en discordia por el tribunal (un tercer perito), como refiere Pascual Segura se ha expresado por tribunales españoles en casos sobre materia farmacéutica, la ley procesal, no le otorga (a ese perito en discordia) el carácter de “perito dirimente”; su informe tendrá igual valor que el aportado por los peritos designados por las partes en litigio y tal informe estará sometido a las reglas de la sana crítica, careciendo de un plus adveraticio frente a las otras pericias.

4. Idoneidad de la prueba

El Diccionario de la Lengua Española define “Idóneo(a)” como “Adecuado y apropiado para algo” (Española, 2019).

Las partes en el proceso, de encontrarlo necesario para respaldar sus pretensiones, podrán ofrecer la prueba de expertos y que consecuentemente, se haga la designación judicial de perito. Corresponde al Juzgador determinar si tal medio de prueba es idóneo al objeto del proceso, esto es, debe determinar si es adecuado y apropiado (pertinente y útil) para el caso en litis o si acaso no lo es.

Para los casos complejos, especializados y técnicos, tal como las pretensiones en casos de infracciones a patentes farmacéuticas o la nulidad de éstas, se hace necesaria la discusión respecto de las pruebas viables e idóneas para llevar a juicio y probar la pretensión, así como para la defensa en el mismo. La preparación jurídica y los conocimientos privados del juez en algunos casos –como en la materia especializada que nos ocupa– no son suficientes para formarse certeza y convicción antes de decidir.

J. David (Juan David, 2017) refiere a la discusión, con divergencia de opinión entre Jairo Parra Quijano y Hernán Fabio López Banco, sobre si el juez que cuenta con los conocimientos especializados requeridos puede o no prescindir de la prueba pericial. Parra Quijano argumenta que el juez no podría prescindir del peritaje, por más versado que fuera en los conocimientos especializados, pues “sería tanto que como sin necesidad de testimonios, documentos, etc., tuviera acreditados determinados hechos […]”; por su parte, López Blanco propone “atemperar tan radical posición” y sugiere que en determinadas circunstancias el juez debería prescindir del peritaje para aplicar sus conocimientos privados […]” (Blanco, 2008).

Como se discutió anteriormente en este trabajo [re: supra “1.2. Del Alcance y Contenido del Derecho de las Patentes”], en materia de patentes, el contenido y el alcance del derecho están delimitados por elementos técnicos que requieren de conocimientos especializados en la materia de que se trate. Esto confirma la idoneidad del medio de prueba “Dictamen de Expertos” para esos casos, ya que será ese medio de prueba el adecuado para que las partes aporten al proceso información, en forma comprensible para una persona no versada en la técnica de que se trate. Así, el medio de prueba es idóneo, pero distinto es hablar de la idoneidad del perito o experto, esto es, de ser el adecuado para una determinada área técnica y, a su vez, que tenga un conocimiento sobre patentes. Efectivamente, el perito para los casos de patentes, debe tener un entendimiento respecto del alcance y el contenido de la patente. Téngase presente que el alcance del derecho estará determinado por las reivindicaciones y que, para interpretarlas, deberán considerarse la descripción y los dibujos (aún cuando no haya ambigüedad en las reivindicaciones –así lo determinan varias legislaciones, como la guatemalteca– o lo han definido las cortes, como en España).

En algún caso sobre patentes podría no ser necesaria la aportación de esta prueba, sin embargo, normalmente, en los casos de infracciones y nulidades de patentes farmacéuticas (o en los casos en que se revise la negativa a otorgar una patente, que en Guatemala será por la vía Contencioso-Administrativa), la aportación al proceso de este medio de prueba se torna no solo necesario y frecuente, sino hasta obligatorio. La razón es que para poder ejercer la función jurisdiccional en estos casos, es esencial que el juez deba auxiliarse y asesorarse por personas que posean conocimientos especializados en la materia. Como bien lo explica Gutierrez Rodríguez “en determinadas ocasiones fijadas por la ley, la prueba pericial no es simplemente un medio de prueba, sino que se torna obligatorio”. Piénsese en la discusión sobre los alcances de las reivindicaciones en materia biotecnológica o en la discusión sobre el procedimiento empleado (patentado) para la obtención de un determinado producto (lo que a partir del ADPIC, conlleva la inversión de la carga de la prueba).

En consecuencia, la especialidad de la materia objeto del proceso, no solo invita a considerar la prueba de expertos (Dictamen de Expertos) sino la reclama como una prueba idónea y prácticamente, como de obligada sustanciación.

5. El juez frente a la prueba pericial

5.1. Justificación

Uno de los objetos del Derecho de Propiedad Industrial, conforme la ley y la doctrina, como creaciones nuevas, lo son las invenciones farmacéuticas, protegidas –en tanto satisfagan los requisitos–, a través de la patente. Los litigios para el caso de patentes farmacéuticas no son asuntos simples, más bien son procesos complejos por todas las cuestiones técnicas y especializadas que conlleva tanto la pretensión como la defensa en el caso llevado ante juez.

Es importante resaltar que en Guatemala los procesos orales a través de los cuales se discuten esta clase de pretensiones, tienen un promedio de tiempo aproximado de duración de uno a dos años (algunos pueden durar más), debido a la cantidad de impugnaciones que se pueden generar y que provocan la dilación del proceso, ya sea en audiencia o bien fuera de ella. Estas impugnaciones, agotadas, terminan dando paso al amparo judicial antes de emitirse la sentencia correspondiente, lo cual hace que la obtención de la tutela judicial final se demore. Obviamente en procesos de infracción de patentes farmacéuticas, el grado de complejidad de la materia, podría afectar también el tiempo en la emisión de la resolución final.

Debemos agregar que en Guatemala esta materia tan particular necesita contar con jueces y magistrados con preparación especializada y experiencia en el tema de la propiedad intelectual; incluso poder contar con tribunales cuyos jueces cuenten con estudios especializados, quienes en razón de la experiencia, es lógico que posean un mayor conocimiento en la aplicación de la legislación en materia de patentes como en el manejo de la problemática técnica y científica en los casos que son sometidos a su conocimiento.

La legislación guatemalteca no desarrolla suficientemente la forma de presentación de los peritajes ni cómo debe calificarse la idoneidad del perito, ni provee de parámetros para la emisión de dictámenes con el alcance que este medio de prueba requiere. El CPCYM únicamente hace referencia al procedimiento de la prueba, y la Ley de Propiedad Industrial tampoco regula que, para el caso de los peritos en esta materia tan especializada y técnica se deban cumplir con ciertos perfiles de los expertos o peritos propuestos por las partes, como tampoco hace alusión a la forma o parámetros mínimos de realizar el dictamen.

En el artículo 189 de la LPI, ya anteriormente citado, se establece el Reconocimiento Judicial para el pedido que la parte necesite realizar al juez y, como se ha ya indicado, regula que éste podrá complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal:

“Articulo 189. Reconocimiento Judicial. El peticionario puede en la demanda o en la petición de providencias cautelares, solicitar que previamente se practique un reconocimiento judicial… El reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte o a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos e prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sino los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio…”.

Lo anterior se contempla para el caso en que se soliciten medidas cautelares, ya sea con la demanda o antes de ésta. Sin embargo, se considera que esta norma es aplicable también para el caso de la probanza en la etapa correspondiente el juicio oral integrándole con la normativa del CPCYM respecto del Dictamen de Expertos y el diligenciamiento en la forma de proceder en el reconocimiento judicial.

En otras legislaciones, a decir Colombia, que recientemente introdujo el Código General del Proceso,7 donde el proceso civil se convierte y se lleva a cabo de forma eminentemente oral (conservando aun algunas actuaciones escritas, pero muy pocas), explica (Juan David, 2017) “…el régimen de la prueba pericial presentó varias modificaciones para corregir algunas inconsistencias en el diseño procesal del trámite –particularmente precisar algunos términos–, incluir incentivos para disuadir peritajes sesgados o de mala calidad y disminuir la asimetría de información entre el perito y el juez”.

Dentro de las modificaciones introducidas para disuadir la presentación de peritajes de mala calidad o parcializados, pueden citarse entre otras, las siguientes: […]

1 Exigir expresa y categóricamente imparcialidad de todos los peritos, incluso de los designados por las partes.

2 Incluir expresamente como requisito para acreditar la idoneidad del perito el contar con una licencia o tarjeta profesional vigente, en caso de que la misma exista para la respectiva profesión.

3 Establecer el deber del perito de revelar si ha sido contratado por la parte anteriormente para peritajes u otras asesorías.

4 Solicitar la revelación de información sobre casos en los que ha participado como perito anteriormente, designaciones previas como perito por la parte que presenta el dictamen o que coincida con el apoderado de dicha parte, y una lista de sus publicaciones, para verificar la imparcialidad del perito […].

En cuanto a las modificaciones introducidas para mitigar la asimetría de información entre el juez y el perito, se encuentran, entre otras, las siguientes:

1 Establecer que todo dictamen (no solo el solicitado por el juez) debe ser claro, preciso y detallado, así como que se expliquen los métodos y fundamentos de las conclusiones.

2 Establecer reglas detalladas sobre el contenido del dictamen y los métodos empleados, incluyendo la información que permita acreditar su idoneidad.

3 Establecer reglas para poder revelar la utilización de metodologías diferentes a las usadas en anteriores casos o en el ejercicio regular de la profesión, técnica o arte del perito, para verificar la calidad del dictamen.

4 Permitir al juez decretar de oficio un peritaje y que este fuera practicado aún si las partes no cancelen oportunamente los honorarios y gastos que genere.

5 Obligar al perito a declarar en caso de que la metodología aplicada al peritazgo difiera de la que ha usado en peritajes anteriores o en su ejercicio profesional. […]”.8

5.2. Diligenciamiento y valoración

La prueba pericial o bien como se le denomina en Guatemala: Dictamen de Expertos, se puede definir como aquel dictamen donde consta el juicio y apreciaciones que un tercero emite por encargo judicial sobre datos relevantes y específicos que constan en el proceso, para cuya comprensión, entendimiento y explicación se hace necesario los conocimientos especiales, técnicos, científicos o artísticos que no son del dominio del Juzgador.

La LPI (Artículos 181 competencia y 182 procedimientos) ordena que las pretensiones relativas a infracciones de patentes (o la nulidad de una patente) sean conocidas por los jueces de primera instancia civil conforme las reglas correspondientes de competencia. Para esta discusión es viable el procedimiento del Juicio Oral; sin embargo, el diseño del diligenciamiento de la prueba de expertos en Guatemala, no está ajustado al proceso oral. Lo anterior porque este medio de prueba se encuentra regulado para un proceso escrito, sea ordinario o bien sumario, incluso en algunas ejecuciones podría ser viable. Esto no quiere decir, que la prueba de expertos no pueda encajar en el procedimiento mismo del juicio oral civil, pues tocará integrar el procedimiento y ajustarlo para evitar la menor incidencia posible en la tramitación de esta prueba, que en Guatemala, su diligenciamiento es un tanto complicado, extenso y difícil de integrar en algunos casos.

Ciertamente la legislación guatemalteca no regula el fin específico de la prueba de expertos, únicamente regula que “Artículo 164. Proposición de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos, expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez oirá por dos días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos.”

Como podemos observar la regulación para su aportación en Guatemala, no lleva un fin específico de la prueba, como ocurre en otras legislaciones. Por ejemplo en Colombia, donde además de establecerse con precisión el fin de la prueba, se le otorga la función al perito como auxiliar el juez y precisamente como un “auxiliar de justicia”. En esta legislación es interesante analizar que al perito se le impone la obligación en su actuar como tal, de forma imparcial, ejerciendo el encargo sin el propósito de favorecer o desfavorecer a ninguna de las partes del proceso. Es, en esta razón, que en Colombia se le tiene como un “colaborador técnico” del juez9 y no de un colaborador de las partes. Así lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad de Colombia. Nos parece muy adecuada esta interpretación, ya que en realidad los peritos que se designen para el diligenciamiento de esta prueba no deben con su dictamen favorecer a las partes, sino más bien su intervención es realmente la de un auxiliar del juez, que le brinda asesoramiento técnico, científico o artístico –según sea el caso que se conozca–.

Gutierrez Rodríguez explica que […] un perito que “amañe” la información para producir determinado resultado a favor de una parte o que disfrace un procedimiento equivocado o inexacto por uno ajustado a los métodos convencionales de su técnica o profesión, no cumpliría la función de cerrar la brecha de información/conocimiento del juez. Por el contrario, un perito parcializado o que no sea idóneo solo aumentará dicha brecha, con el agravante de que existe la posibilidad de que el juez no sea capaz por sí mismo de percatarse del uso amañado o desviado de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos (Juan David, 2017).

La forma de aportación de este medio de prueba puede darse de dos formas. En el caso que se obtenga el dictamen de un experto de forma extrajudicial y privada, y se acompañe a la demanda, tendrá que ser como prueba documental realizada por un perito, o bien, que la prueba del Dictamen surja en el proceso de que se trate mediante la integración de varios peritos o de uno solo a petición de las partes.

La problemática de aportar en dictamen o estudio pericial con la demanda es la forma y cómo se encasillará dentro de la normativa que regula los medios de prueba que pueden las partes ofrecer en el escrito inicial como en la contestación de la demanda, ya que el artículo 128 del CPCYM de Guatemala regula la prueba de Dictamen de Expertos dentro del proceso y brinda el procedimiento a seguir. De ahí que deba ofrecerse ya sea como medio de prueba documental o científico o bien como un dictamen extrajudicial que se incorpora como un documento al proceso para no violentar la ritualidad en las etapas del procedimiento probatorio en los procesos civiles.

Se ha discutido en la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil de Guatemala, si el juez tiene la facultad de traer el diligenciamiento de la prueba de Dictamen de Expertos en auto para mejor fallar en los procesos de conocimiento, habiendo ya explicado dicha Corte que “la prueba de expertos no está comprendida entre las diligencias que los tribunales, antes de pronunciar su fallo, pueden acordar para mejor proveer y que, por consiguiente, no se comete error de hecho al omitirse considerar la prueba pericial recibida en esas condiciones”; sin embargo, no está de más acotar que el artículo 197 del CPCYM guatemalteco, faculta al juzgador para que, en auto para mejor fallar, “se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario…”. En este caso es viable que al practicar cualquier avalúo o reconocimiento pueda el juez hacerse acompañar de peritos de su confianza, como ocurre y es permitido para la prueba de reconocimiento judicial, o bien para la práctica del avalúo, de necesitarse fijar valores de la cosa, estimarla ya sea en precio o bien cuantificarla en otros aspectos que se requieran por el juzgador, y para que sea efectiva la forma de probar se hace necesaria la intervención de un experto.

Para los casos judiciales en materia de patentes farmacéuticas, la prueba de expertos se torna esencial y su forma de aportación es importante, no solo para el caso de la prueba como tal sino también para el caso de proponer algún reconocimiento judicial donde necesariamente deban acudir peritos de confianza del juez y de las partes, para auxiliarlo en temas propios de esta materia.

El proceso oral civil guatemalteco se previó para ser llevado a cabo mediante una sola audiencia, lo que en la práctica no es la regla, sino realmente es una excepción a la regla. Las partes son convocadas y obligadas a concurrir a la primera audiencia con todos sus medios de prueba; se les previene bajo apercibimiento de que, de no presentarse con todas las pruebas en esa audiencia, se continuará el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca.

En la práctica común y para estos casos especialísimos por los aspectos técnicos y científicos de los cuales se tendrá que conocer de hechos y pretensiones como medios de prueba, no bastará con que se pueda sustanciar el juicio en una sola audiencia. La ley en Guatemala establece que se puede extender a una audiencia más para el caso que no fuere posible rendir (diligenciar) todas las pruebas en la primera audiencia, y, extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, permite al juez el poder señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto.

De esa cuenta que es importante –como se dijo antes–, ver la forma de integrar la prueba del Dictamen de Expertos al proceso oral, que se verifica a través de audiencias, ya que esa prueba, tal como está prevista, atiende a un proceso escrito (como lo son los procesos ordinarios y sumarios). En particular, esta situación se torna compleja, al considerar los plazos y forma de integración de los peritos que formen parte de esa prueba pericial.

Después de agotadas en la tramitación de la audiencia, las etapas respectivas a la conciliación, ampliación y/o modificación de la demanda, contestación de demanda e interposición de excepciones (previas y perentorias), tocará avanzar en la audiencia a la etapa de la aportación y diligenciamiento de los medios de prueba ofrecidos tanto en la demanda como en la contestación de la demanda.

Para el caso específico de la aportación de la prueba de Dictamen de Expertos, la parte interesada apoyándose en la normativa de regulación procedimental de esta prueba, solicitará al juez con “claridad y precisión” los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. Debemos entender en este punto que al momento de notificar una demanda en esta materia, la contraparte deberá estar preparada y adelantarse incluso, a llevar el día de la audiencia su perito para que pueda integrarse la prueba. Claro está que la legislación guatemalteca no impone ningún requisito específico –como sí ocurre en el derecho comparado, como Colombia y España– sin embargo es recomendable que se incorpore la hoja de vida con las acreditaciones relevantes de la persona que se intenta designar para el cargo de perito.

El juez antes de acceder a su nombramiento deberá analizar la hoja de vida y la experiencia del perito designado y propuesto por la parte. Así, una vez se proponga al perito, y siendo aceptado por el juez, se emite resolución oral dando audiencia por dos días para que la contra parte, pueda proponer a su perito, adherirse a la solicitud de la prueba, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. De llevar su perito la otra parte, puede, evacuar la audiencia en ese momento designando y proponiendo a su perito, y agregando sus puntos o bien impugnando los propuestos. El juez podrá en ese caso, nombrarlos y notificarles el nombramiento para que pasados cinco días los expertos acepten el cargo personalmente, en cuya oportunidad se les discernirá el cargo, quedando constancia del acta de discernimiento en autos.

Es importante analizar que estos cincos días que deben transcurrir para que se pueda integrar la prueba, se respeten, ya que ocurre que durante este lapso, podrán existir recusaciones que se deben hacer valer dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado el nombramiento a los expertos. En caso de que los expertos no acepten y no comparezcan al tribunal para aceptar el cargo, o bien habiendo comparecido no lo acepten, la ley prevé que por una sola vez la parte interesada podrá proponer nuevo experto en un término que fijará el juez y con el apercibimiento de hacer la designación de oficio. Para estos casos, puede señalarse una audiencia para que concurran los peritos a aceptar el cargo y se les discierna el cargo de una sola vez, será a criterio de cada juzgador. O bien, la parte interesada llevará a su perito al tribunal para que acepte el cargo y se le discierna. Como se puede observar, el diligenciamiento de esta prueba está diseñado para un proceso escrito, sin embargo, resulta adecuado –de ser posible– integrarla en la audiencia.

Cuando el juez nombra al perito de la contraparte, es el momento oportuno en que debe nombrar al experto que actuará como tercero para el caso de la discordia.10 De aceptar los peritos propuestos por las partes como el de la judicatura, discernidos los cargos sin haberse presentado recusación a los expertos, el juez dictará auto confirmando el nombramiento de los expertos, fijando los puntos sobre los que deberá versar el dictamen y determinando el plazo dentro del cual deberán rendir los expertos su dictamen.

Con relación a la fijación de los puntos sobre los que versará el dictamen del experto, de haber impugnaciones, éstas se deben analizar, considerar y valorar para decidir su procedencia o no en el mismo auto. El juez deberá motivar si la impugnación es meritoria como para declararla procedente y eliminar el punto propuesto por una de las partes y, solo acceder a tomar en consideración los puntos que estime relevantes, necesarios y que sean eficaces para que la prueba realmente sea de ayuda y colaboración en la convicción del juzgador.

En el plazo señalado por el juez, el experto entregará el dictamen por escrito con legalización de firmas o bien concurriendo al Tribunal a ratificarlo. Se recomienda que la entrega de los dictámenes se realice en audiencia, ya que, de surgir alguna duda por parte del juez, podrá solicitar a los peritos las explicaciones que se estimen necesarias. Esto de ninguna forma puede ser entendido como una variación de la forma del proceso, ya que la propia ley establece y faculta tanto a las partes como al juez, a presentar los requerimientos de aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen.

Esta solicitud procede también de oficio por el juez y se puede solicitar también de forma verbal por las partes. En caso el experto no cumpla con entregar el dictamen en el tiempo establecido, se tendrá por caducado el encargo y perderá todo derecho a honorarios profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades legales; salvo que las partes, de común acuerdo, solicitaren el otorgamiento de un nuevo plazo o bien podrá el juez designar de oficio al experto que deba sustituir al que hubiere incumplido el encargo fijando nuevo término prudencial.

Como se ha indicado antes en este documento y conteste a lo que la doctrina y la ley informa sobre la valoración para este medio de prueba, aplican las reglas de la sana crítica, siempre que forme convicción en el juez y por lo tanto, será eficaz para probar los hechos controvertidos en el proceso. En línea con lo referido, la ley guatemalteca establece que el dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe formar su –libre– convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso, integrando en la valoración los demás medios probatorios y los hechos controvertidos del juicio.

Como se ha explicado por el Profesor Pascual Segura “no es suficiente la valoración de la imparcialidad y la titulación del perito. La imparcialidad y la capacidad debe de presumirse de los peritos ni tachados ni recusados.” […] para estos casos la valoración debe hacerse tomando en cuenta las conclusiones del perito, es decir, identificar las razones de dichas conclusiones, analizar los fundamentos de dichas razones, excluir aquellas conclusiones que no estén razonadas, comparar las razones de los diferentes peritos, valorar la congruencia del dictamen, como la fiabilidad del informe y la objetividad del informe.” (Segura, 2012).

Para efectos del dictamen o informe, como lo sugirió Luis Rodríguez Vega, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil, en Barcelona, España (Segura P., 2019),11 es deseable que la prueba pericial tenga un contenido que auxilie al Juez en el entendimiento adecuado del objeto del dictamen, así, propone que tal dictamen cuente con una “Introducción” en que se presenten las nociones básicas necesarias para entender el dictamen e incorporar ahí un glosario de los términos técnicos que el dictamen incorpora y, en el que además, se perfile el tipo de conocimiento técnico que el caso demanda. Al abordar el análisis, el dictamen debe idealmente presentar de forma concreta y relacionada, el alcance de las reivindicaciones frente al acto cuestionado (cuando se trata de infracción) o las reivindicaciones frente al estado de la técnica, el nivel inventivo o su aplicación industrial o incluso, el análisis sobre la adecuada o insuficiente descripción (cuando se trate de nulidad).

Contando con un dictamen que efectivamente aporte elementos como los indicados, podrá el Juzgador realizar la valoración de la prueba pericial conforme las reglas de la sana crítica, como ya se ha indicado antes. Como propuso Rodríguez Vega, en el trabajo arriba citado, corresponderá al Juez interiorizar las razones que respaldan las conclusiones del perito y analizar los fundamentos de dichas razones; excluir las conclusiones que no estén razonadas y comparar las razones de los peritos que rindieron dictamen. El Juzgador valorará la congruencia del dictamen y la fiabilidad del mismo y valorará igualmente, la objetividad de su contenido.

Como corolario, se confirma que en procesos judiciales que versan sobre patentes de invención, el medio de prueba “Dictamen de Experto” o perito, se torna esencial. Deben las legislaciones, contemplar un desarrollo adecuado de dicha prueba y asegurar que está diseñada para ser practicada tanto en procesos escritos como orales (cuando no sea uniforme el tipo de proceso en cuanto a “escrito” u “oral”). Deben igualmente las legislaciones proveer de un mayor detalle respecto de la forma de calificar al perito y deben proveer lineamientos sobre el contenido de la prueba pericial, en particular cuidar el que la prueba pericial no requiere del perito que éste haga las veces de juez, sino que aporte al juez, por razón de sus conocimientos y experiencia en la materia técnica o especializada de que se trate, los elementos que permitan a éste arribar a conclusiones.

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