Читать книгу El uso obligatorio de la marca registrada - Juan Flaquer Riutort - Страница 6

La obligatoriedad del uso de la marca en el Derecho español no constituye una novedad propiciada por la necesaria adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las Directivas comunitarias, sino que ya en el siglo XIX podemos encontrar antecedentes legislativos que imponían al titular de una marca la necesidad de proceder a su uso para conservar los derechos que la misma otorgaba17). En sentido similar, el artículo 109.3 de la Ley de Propiedad Industrial de 1902 concedía un plazo de tres años para el uso de la marca, imponiendo en caso contrario la caducidad de la misma. A su vez, los artículos 158 y 159 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, insistían de nuevo en la necesaria utilización del signo distintivo como condición inexcusable para el mantenimiento del mismo, si bien incrementando el plazo de caducidad a cinco años.

En cualquier caso, debe reconocerse que el sistema implantado por el Estatuto de la Propiedad Industrial, por citar el antecedente más próximo a la moderna legislación sobre marcas, constituía un mecanismo rudimentario, incompleto y absolutamente ineficaz en la práctica, porque si bien otorgaba una amplísima legitimación activa para solicitar ante la jurisdicción ordinaria la caducidad de la marca registrada y no usada durante un plazo de cinco años, presentaba una serie de inconvenientes e imperfecciones que lo convertían en un instrumento poco apto para la consecución de los fines perseguidos, siendo buena muestra de ello los escasos precedentes jurisprudenciales existentes sobre la materia, debidos, sin duda, a la poca utilización práctica del mecanismo de la acción de caducidad18).

El principal problema, aunque no el único, que planteaba la regulación contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial era el de someter al sujeto que solicitaba la caducidad de una marca no usada a la diabólica prueba de demostrar el hecho negativo de su no utilización ante los tribunales. Naturalmente, la dificultad que ello entrañaba constituía el principal obstáculo a la efectividad del sistema y, consecuentemente, el motivo fundamental de la escasa utilización del mismo en la práctica19). De hecho, y en plena vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, el Tribunal Supremo, en una importantísima sentencia de 30 de octubre de 1986, advirtió de dicha circunstancia, admitiendo en una decisión judicial muy bien valorada, pero huérfana completamente de base legal, la posibilidad de exigir al titular de la marca la prueba del uso de la misma para poder conservar intactos los derechos que el registro concede20).

A pesar de que la inversión de la carga de la prueba constituía el punto central de cualquier futura reforma del Derecho de marcas en materia de uso obligatorio del signo, la doctrina coincidía también en la necesidad de aprovechar dicha ocasión para abordar otros aspectos que podían contribuir a una mayor eficacia del sistema y a un mejor cumplimiento de los objetivos pretendidos por el mismo. Así, por ejemplo, se aconsejaba la conveniencia de exigir al titular de la marca la prueba de su uso en cada uno de los expedientes de renovación periódica de la misma, lo que suponía un control de oficio de la carga de uso y, en consecuencia, una mayor aproximación de la realidad material a la realidad registral. Al mismo tiempo, se consideraba oportuno exigir también dicha prueba a su titular en el trámite de oposición a la inscripción de una nueva marca solicitada por un tercero21). De hecho, el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela redactó un anteproyecto de Ley de Marcas en el que se recogía la subordinación de la renovación de la marca a la presentación de una declaración de uso de la misma (artículo 7.1), la acción de caducidad y la inversión de la carga de la prueba (artículo 45) y la necesidad de acreditar el uso de la marca en el trámite de oposición a la concesión de una nueva marca (artículo 23)22).

La obligada adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las Directivas comunitarias constituyó una ocasión inmejorable para la necesaria y anhelada reforma del Derecho español de marcas23). En este sentido, y si bien la Ley española fue aprobada incluso antes que la propia Directiva comunitaria24), debe constatarse que la Ley de Marcas de 1988 supuso una notable mejora del sistema de marcas español en general. En lo referente al uso obligatorio de la marca, la Ley de 1988, entre otros puntos, sancionó legalmente la inversión de la carga de la prueba en la persona del titular del signo (artículo 53 a), así como la necesidad de aportar una declaración de uso en documento público en cada una de las sucesivas renovaciones del derecho sobre la marca (artículo 7.2). Sin embargo, no dio acogida a la previsión comunitaria (artículo 11.2 de la Directiva), reclamada por nuestra doctrina, de exigir al titular la prueba del uso en aquellos casos en los que se oponía al registro de una nueva marca por parte de un tercero.

El punto final de la evolución legislativa del principio de uso obligatorio de la marca registrada en nuestro país vino marcado por la aprobación de la Ley de Marcas de 2001, en cuya Exposición de Motivos se justifica la aparición de la nueva norma en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y el Estado25); en la necesidad de incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario que no fueron introducidas en 198826); y, finalmente, en la conveniencia de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

Precisamente, el objeto de este trabajo es el de analizar las modificaciones que supuso la Ley de 2001 en materia de uso obligatorio de la marca registrada, teniendo presente que su propia Exposición de Motivos, en su Apartado III, reconoce explícitamente su objetivo de contribuir al «reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento». Desde esta perspectiva, vamos a iniciar nuestro estudio delimitando el concepto de uso exigido por la Ley de 2001, lo que supone un análisis detallado de la regulación contenida en el artículo 39 y su comparación con la del artículo 4 de la Ley de 1988. En segundo lugar, haremos referencia a la desaparición del texto legal del control de oficio sobre el uso de la marca en los casos de renovación de la marca. Finalmente, nos ocuparemos de las consecuencias legales previstas para el caso de incumplimiento de la obligación de uso, lo que, además de analizar todos los casos en los que puede ser esgrimido dicho incumplimiento, implica adentrarse en toda la temática referida a la caducidad de la marca, la inversión de la carga de la prueba y las causas justificativas de la falta de uso. Naturalmente, como ya hemos advertido en un momento anterior, trataremos de combinar dicho análisis con la reseña de las resoluciones judiciales que se han ido dictando en aplicación de dichas reglas durante los últimos años.

1

Con relación al tratamiento del uso obligatorio de la marca en nuestra jurisprudencia, puede verse con carácter general: CHAPARRO MATAMOROS, Pedro: «La obligación de uso de la marca. Un análisis jurisprudencial», en Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, nº27 (2011), págs. 177 y ss.

2

Naturalmente, el principio de uso obligatorio de la marca registrada es norma común en el Derecho comparado. En este sentido, y por citar los ordenamientos jurídicos más significativos, cabe referirse al artículo 27 de la Ley francesa de Marcas, de 4 de enero de 1991; a la sección 26 de la Ley alemana de Marcas, de octubre de 1994; y al artículo 42 de la Ley italiana, de 4 de diciembre de 1992.

3

OTERO LASTRES, José Manuel: «Sobre la caducidad de la marca por falta de uso», Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1986, en La Ley, 1987 (1), págs. 618 y ss.; y SAINZ GARCÍA, Concepción: El uso obligatorio de la marca, Valencia, 1997, pág. 45, nota 43.

4

La aplicación del conocido principio de la especialidad en el Derecho de marcas permite que dichos signos distintivos no deban ser necesariamente originales ni novedosos, puesto que ello dependerá siempre del tipo de producto o servicio que pretende identificarse a través de una concreta marca.

5

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: El uso obligatorio de la marca registrada, discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académico 1976-1977, Universidad de Santiago de Compostela, publicado en Actas de Derecho Industrial, III, 1976, pág. 14; BOTANA AGRA, Manuel: «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro de la marca por falta de uso», en La Ley, 1994-4, págs. 419 y ss., en concreto, pág. 419; OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit., pág. 620; AREÁN LALÍN, Manuel: «El uso obligatorio de la marca registrada», en Cuadernos de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial, nº. 4, págs. 183 y ss., en concreto, pág. 187; DE LA FUENTE GARCÍA, Elena: El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Madrid (1999), págs. 22 y 35; y SAINZ GARCÍA, Concepción: op. cit., págs. 23 y 26.

6

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Derecho de marcas, Madrid (1990), pág. 240.

7

Para el estudio de las distintas funciones que cumple la marca, véase FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: «Las funciones de la marca», en Actas de Derecho Industrial, 1978, págs. 33 y ss.

8

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid (1984), pág. 386; DE LA FUENTE GARCÍA, Elena: op. cit., pág. 192; SAINZ GARCÍA, Concepción: op. cit., pág. 47; OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit., pág. 620; AREÁN LALÍN, Manuel: op. cit., pág. 187; y ALONSO ESPINOSA, Francisco: «Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso», en Revista General de Derecho, nº. 562-563, julio-agosto (1991), págs. 6487 y ss., en concreto, pág. 6494.

9

CASADO CERVIÑO, Alberto: «El uso obligatorio de la marca registrada», en Revista Jurídica de Cataluña, 1990, págs. 71 y ss., en concreto, pág. 71; y DE LA FUENTE GARCÍA, Elena: op. cit., pág. 61.

10

SAINZ GARCÍA, Concepción: op. cit., pág. 38, nota 27.

11

De ahí que, en ocasiones, se señale que el establecimiento del deber de uso pretende evitar la existencia de las denominadas marcas de reserva y de defensa. SAINZ GARCÍA, Concepción: op. cit., pág. 37.

12

ALONSO ESPINOSA, Francisco: op. cit., pág. 6491; y OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit., pág. 619.

13

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: «El uso obligatorio...», op. cit., págs. 14 y 15; y DE LA FUENTE GARCÍA, Elena: op. cit., pág. 192.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 26 de junio de 2002, caso EL PIPERO, se refiere expresamente a esta finalidad cuando afirma que «dicha titularidad exige como obligación esencial el uso de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado de la existencia de las que se pueden denominar marcas muertas».

14

Resulta ciertamente ilustrativa en este sentido la opinión de la Comisión europea –contenida en un documento publicado en el Supplément 5/80, pág. 61–, y citada por el profesor FERNÁNDEZ NOVOA (El sistema comunitario de marcas, Madrid, 1995), en la que se señala que «nada justifica que en una época en la que cada vez resulta más difícil encontrar una marca atractiva, se reserve al titular el monopolio de una marca que no explota».

15

Véase, en este sentido, PALAU RAMÍREZ, Felipe: La obligación de uso de la marca, Valencia, 2005, pág. 17.

16

OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit., pág. 617 y AREÁN LALÍN, Manuel: op. cit., pág. 182.

En este mismo sentido se expresa SAINZ GARCÍA (op. cit., pág. 52), al referirse a dicho deber como «la carga legal impuesta al titular de una marca si éste quiere que su interés siga prevaleciendo frente al de los competidores, en aras de la protección de los consumidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia del derecho de marca».

17

Real Decreto de 21 de agosto de 1884, sobre tramitación de marcas de fábrica y de comercio en Ultramar (Gaceta de Madrid de 23 de agosto de 1884, nº. 241), que recogía entre las causas de caducidad de esas marcas la falta de uso en los dominios españoles dentro del plazo de dos años a contar desde la fecha de la concesión, o la interrupción de su uso durante un año y un día, siempre que no viniera justificada por causa de fuerza mayor (artículo 18.4 y 5 del Real Decreto).

18

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Fundamentos de..., op. cit., pág. 402.

19

Véase, por todos, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Fundamentos de..., op. cit., pág. 404.

20

Los pronunciamientos de esta sentencia y su indudable importancia en el Derecho de marcas español serán objeto de análisis en un momento posterior, al referirnos al problema de la carga de la prueba de uso de la marca.

21

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Derecho de marcas, op. cit., pág. 241.

22

Nos estamos refiriendo al Anteproyecto de la Ley de Marcas, elaborado en 1980, en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, por un grupo de trabajo del que formaban parte los Profesores FERNÁNDEZ NOVOA, AREÁN LALÍN, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA. Dicho Anteproyecto puede consultarse en Actas de Derecho Industrial, nº. 10, 1984, págs. 490 y ss.

23

A la obligación de adaptarnos a las directrices comunitarias se añadía, a su vez, la necesidad de armonizar nuestra normativa con normas internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 24 de enero de 1995, y el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, publicado en el BOE de 17 de febrero de 1999.

24

Nos referimos a la Directiva CEE nº. 89/104, de 21 de diciembre de 1988, aunque con posterioridad se ha aprobado su versión codificada, de 22 de octubre de 2008 (nº. 2008/95).

25

En líneas generales, se trata de conceder a las Comunidades autónomas la función de recepción y examen formal de las solicitudes de registro de marca efectuadas por los particulares (artículo 11 de la nueva Ley).

26

De hecho, la aprobación de la Ley de Marcas de 1988 con anterioridad a la aprobación del propio texto comunitario fue objeto de crítica en su momento por algún autorizado autor. Véase, en dicho sentido: BERCOVITZ, Alberto: «Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988. Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo», en Estudios en homenaje al Profesor Girón, Madrid (1991), pág. 161.