Читать книгу Unternehmenskauf bei der GmbH - Stephan Ulrich - Страница 109

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Produkte und technische Verfahren des Zielunternehmens sollten durch gewerbliche Schutzrechte abgesichert sein. Dazu gehören Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster sowie Markenrechte. Urheberrechte und das nicht durch besondere Schutzrechte abgesicherte technische Wissen sowie vertraglich erworbene Nutzungsrechte (Lizenzen) können eine bevorzugte Wettbewerbsstellung des Zielunternehmens begründen.

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Die Bedeutung gewerblicher Schutzrechte und sonstigen Know-hows wird für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen häufig unterschätzt, obwohl der Wert vieler Unternehmen wesentlich von ihrem geistigen Eigentum abhängt. Im Rahmen der Due Diligence sollte nicht nur Aufschluss über die bisherige Schutzrechtepolitik und die Qualität ihrer rechtlich/technischen Betreuung erlangt werden, sondern auch über die Werthaltigkeit des Konstruktions-, Fertigungs-, Produkt- oder Marketing-Know-hows des Zielunternehmens.[1]

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Bei der Prüfung angemeldeter und bestehender Schutzrechte, deren verbleibender Schutzdauer und der Möglichkeiten ihrer Erstreckung auf andere Länder sind Rechts- und Patentanwälte hilfreich. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen sind zusätzlich die Registrierungserfordernisse der betroffenen Länder zu berücksichtigen. Wichtig ist auch, ob Produkte und Verfahren des Zielunternehmens von Wettbewerbern als patentverletzend beanstandet wurden.

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Die Überprüfung gewerblicher Schutzrechte konzentriert sich auf folgende Fragestellungen, die im Due Diligence-Bericht zu beantworten sind:

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(1) Dokumentation: Welche Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt und welcher Schutzrechtsbestand ergibt sich hieraus? Differenzierung zwischen Anmeldungen und erteilten Schutzrechten. Falls erteilt: Verifizierung anhand Patentschrift, Markenurkunde etc.; Feststellung von Geltungsdauer und Priorität, Jahres- bzw. Verlängerungsgebühren bezahlt? Falls Schutzrechtsanmeldung: Prüfung der Erteilungsfähigkeit.

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(2) Bestand der Schutzrechte: In welchen Ländern wurde angemeldet? Territoriale Reichweite: national, europaweit aufgrund des Gemeinschaftsrechts, in Vertragsstaaten internationaler Abkommen – z.B. PCT, MMA/PMMA? Welche Erstreckungsmöglichkeiten bestehen?

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(3) Rechtsinhaberschaft des Verkäufers: Wechsel der Rechtsinhaberschaft ist in einigen Ländern (insbesondere in Deutschland) außerhalb der Register möglich. Bei großen Unternehmen gibt es oft eine zentrale Verwaltung der Schutzrechte auf Holdingebene. Bei Diskrepanz zwischen dem in der Urkunde ausgewiesenen Inhaber und demjenigen, der die Inhaberschaft behauptet, muss eine lückenlose Kette von Abtretungsvereinbarungen (chain of title) nachgewiesen werden.

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(4) Reichweite der Schutzrechte: Welche Produkte und Verfahren werden tatsächlich von den Schutzrechten des Zielunternehmens abgesichert? Wie wirkt sich ein Schutzrechtsablauf – so beträgt die Laufzeit von Patenten maximal 20 Jahre – auf die Marktsituation des Unternehmens aus? Kann die Marktposition über Folgepatente, Schutzrechte auf besondere Produkt- oder Produktionsmerkmale oder andere erfolgreiche Innovationen abgesichert und verbessert werden?

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(5) Schutzrechtsverletzungslagen: Ergibt sich aus der Korrespondenz, dass das Zielunternehmen oder Dritte eine Verletzung ihres geistigen Eigentums geltend gemacht haben? Wurden durch oder gegen das Zielunternehmen Abmahnungen ausgesprochen oder Verletzungsklagen erhoben? Sind einstweilige Verfügungsverfahren anhängig? Bei anhängigen Patentverletzungsprozessen: Kann eine Bedrohung von Teilen der Produktion des Zielunternehmens durch Garantien des Verkäufers oder Versicherungen abgedeckt werden?

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(6) Lizenzverträge: Welche Lizenzen an Schutzrechten werden vom Zielunternehmen gewährt oder als Lizenznehmer in Anspruch genommen? Anwendbares Recht? Umfang der Berechtigung in sachlicher, territorialer und zeitlicher Hinsicht? Übertragbarkeit („Change of Control“-Klausel)? Wirksamkeit unter kartellrechtlichen Aspekten: insbesondere Nichtangriffsklausel im Patentlizenzvertrag (Verpflichtung des Lizenznehmers, den Bestand des Patents nicht anzugreifen).[2] Ist das Schriftformerfordernis bei (vor 1999 geschlossenen) Altverträgen gem. § 34 GWB a.F. gewahrt?