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Auch Gegenstände, für die kein Schutzrecht erworben werden kann, können Dritten durch einen sog. Know-how-Vertrag zur Verwertung überlassen werden.18 Der Begriff des Know-how kann dabei wie folgt definiert werden: Es ist Wissen, das nicht durch gewerbliche Schutzrechte geschützt ist. Meist liegt ein Geheimnis vor. Dies ist jedoch nicht Voraussetzung. Es kommt darauf an, ob der Know-how-Nehmer ohne einen Vertrag Zugang zu diesem Wissen hat. Neben technischem Wissen kommen auch kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Betracht. Unter Know-how sind daher technische, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen zu verstehen, deren Benutzung dem Know-how-Nehmer Produktion und Vertrieb von Gegenständen, aber auch sonstige betriebliche Tätigkeiten, wie Organisation und Verwaltung, gestattet bzw. ermöglicht. Auch Verträge über zum Patent angemeldete Erfindungen, die noch nicht offengelegt worden sind, sind als Know-how-Verträge zu werten. Solange eine Veröffentlichung nicht vorgenommen worden ist, liegt ein Geheimnis vor, das Gegenstand eines Know-how-Vertrages sein kann. Mit der Offenlegung tritt an die Stelle des Geheimnisses der vorläufige Schutz, der veröffentlichten Patentanmeldungen gewährt wird. Der Know-how-Vertrag wird von diesem Zeitpunkt an umgewandelt in einen Lizenzvertrag für ein vorläufiges Schutzrecht; mit der Patenterteilung wird er zum Patentlizenzvertrag.19

Im Zusammenhang mit der Übertragung von Know-how sollte dabei nicht übersehen werden, dass aufgrund des Fehlens der Schutzrechte ein allgemeines Verbotsrecht des Inhabers des Know-how nicht besteht. Nachbau und Nachahmung sind nach dem Wettbewerbsrecht fast aller Länder in weitem Umfang zulässig, es sei denn, dass besondere Umstände vorliegen, durch die der Nachbau und die Nachahmung unlauter werden.20

Eine neue Qualität erlangt der Know-how-Schutz durch die Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8.6.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrauliche Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.21

Am 26.4.2019 trat das deutsche GeschGehG in Kraft und setzt damit die vorgenannte Richtlinie um. Es ersetzt die §§ 17 ff. UWG (a.F.) und passt den Know-how-Schutz an die anderen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums (z.B. PatG, GebrMG, DesignG, MarkenG etc.) an:

 – Der Begriff des „Geschäftsgeheimnisses“ umfasst alle denkbaren Informationen“, die den Vorgaben des § 2 Nr. 1 GeschGehG genügen. Der Begriff der „Information“ wird im GeschGehG nicht definiert und ist daher sehr breit zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Begründung des Referentenentwurfs des BMJV gestützt, der darauf verweist, dass „ausweislich des Erwägungsgrunds 14 der Richtlinie Grundlage der Definition des Geschäftsgeheimnisses ist, dass sie Know-how, Geschäftsinformationen und technologische Informationen abdeckt, ...“. Außerdem entspreche die Definition des Geschäftsgeheimnisses Art. 39 Abs. 2 TRIPS und im Wesentlichen der von der Rechtsprechung zu § 17 UWG a.F. entwickelten Definition des Geschäftsgeheimnisses.

 – Eine weitere Kernaussage gemäß § 2 Nr. 1 a)–c) GeschGehG betrifft die Notwendigkeit, dass die Information geheim, Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Bei der Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen dürfte es gerade kleineren und mittleren Unternehmen, die schon erhebliche Probleme mit der Umsetzung der DSGVO haben, z.B. schon schwerfallen, alle entsprechenden Informationen zu kategorisieren und dann entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Auch die in § 2 Nr. 1c) GeschGehG geforderte Nachweispflicht bzgl. des „berechtigten Interesses an der Geheimhaltung“ dürfte in Kombination mit den „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ viele KMU überfordern.

 – Schließlich sind auch die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG genannten erlaubten Handlungen des „Beobachtens, Untersuchens, Rückbauens oder Testens eines Produkts oder Gegenstands“ gerade auch im Bereich der Software- und Datenbankentwicklung und der Software-/Datenbankverwertung sehr bedeutsam, da bisher mithin bzw. überwiegend immer noch das Reverse Engineering – gestützt durch die Rechtsprechung – verboten war. Im Umkehrschluss zu § 2 Abs. 2 GeschGehG, der die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ermöglicht, wenn dies durch Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist, und aufgrund des § 4 Abs. 2 Nr. 2, 3, der ausdrücklich die Handlungsverbote des Verstoßes „gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisse (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG) oder gegen eine Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG)“ enthält, muss also in Verträgen das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich geregelt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens ist, das seine Software bzw. seine Datenbanken entsprechend schützen will. Diese Vorschriften hätten also seit spätestens 26.4.2019 dazu führen müssen, dass gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen und Geheimhaltungsvereinbarungen in z.B. F&E- und Lizenzverträgen umgehend hätten angepasst werden müssen bzw. in neueren entsprechenden Verträgen gleich berücksichtigt werden müssen. Es ist dabei sorgfältig zu prüfen, ob es – je nachdem, ob es sich um vertikale (z.B. einseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Auftragsforschung, Lizenzverträge), und/oder horizontale Verträge (z.B. wechselseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Forschungskooperation, Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen/Urheberrechte) handelt – notwendig ist, derartige Reverse Engineering-Klauseln in den Verträgen je nach Interessenlage vorzusehen bzw. nicht vorzusehen. Da insbesondere aber nicht nur gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen immer häufiger dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingen unterliegen, empfiehlt es sich, insbesondere das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich individuell in Verbindung mit Geheimhaltungsverträgen zu verhandeln, um auch AGB-rechtliche Probleme zu vermeiden.22