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Bei Patentlizenzen, bei denen als Vergütung eine Stück- oder Umsatzlizenz vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass sich der Lizenznehmer dadurch der Zahlung entzieht, dass er das in Frage stehende Produkt herstellt, ohne die Erfindung zu benutzen, für die die Lizenz erteilt wurde. Dies kann dadurch geschehen, dass er das betreffende Produkt im Laufe der Zeit selbst umgestaltet oder dass er die Konstruktionen anderer verwendet.18 Ein gewisser Schutz hiergegen ist gegeben, wenn eine Ausübungspflicht besteht19 oder eine Mindestlizenz vereinbart ist.20 Weiterhin kann sich der Lizenzgeber vor vertragswidriger Benutzung durch die Vereinbarung von Vertragsstrafen zu schützen versuchen.21

Hierdurch wird jedoch nicht endgültig sichergestellt, dass der Lizenznehmer alles daransetzt, das Produkt in der Weise herzustellen, dass es unter den Lizenzvertrag fällt. Man hat sich vielfach dadurch geholfen, dass man dem Lizenznehmer die Verpflichtung auferlegt hat, keine gleichartigen Produkte herzustellen. Eine derartige Vereinbarung ist kartellrechtlich jedoch sehr bedenklich.22

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Eine Umgehung des Lizenzvertrages kann weitgehend durch die Vereinbarung verhindert werden, dass die Lizenz für alle gleichartigen Produkte, die der Lizenznehmer herstellt, zu zahlen ist, gleichgültig, ob hierbei die Erfindung benutzt wird oder nicht. Aber auch solche Abreden sind in kartellrechtlicher Hinsicht problematisch.23

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Die Frage, ob auch ohne eine derartige Vereinbarung eine Lizenzgebühr verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer durch Änderungen das Patent umgeht, lässt sich nicht allgemein beantworten. Es hängt dies weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Ist Inhalt des Lizenzvertrages lediglich das Recht, ein Patent zu benutzen, so wird man die Frage im Zweifelsfall verneinen müssen.24

Reimer äußert Bedenken dagegen, dass die Zahlungspflicht des Lizenznehmers davon abhängig sein soll, dass die patentierte Erfindung benutzt wird. Er weist darauf hin, dass die Aufstellung eines solchen Grundsatzes dazu führen kann, dass der Lizenzgeber eine wertvolle Erfindung preisgibt und dann um das Entgelt gebracht wird, indem der Lizenznehmer durch Vornahme fabrikatorischer Änderungen das Patent umgeht.25 Man kann dem Argument von Reimer entgegenhalten, dass die Umgehung des Patents auch durch Dritte möglich ist und dass keine Preisgabe der Erfindung vorliegt, wenn der Lizenzgeber keine zusätzlichen Geheimnisse mitteilt, weil der Inhalt der Erfindung aus der Patentschrift entnommen werden kann.

In einer Entscheidung des Reichsgerichts wird ausgeführt, dass Lizenzgebühren im Zweifel für Benutzungshandlungen zu zahlen sind, die, falls sie nicht gestattet wären, Verletzungshandlungen darstellten.26 Es handelte sich darum, dass dem Lizenznehmer das Recht zur Benutzung eines deutschen Verfahrenspatents eingeräumt war. Der Lizenznehmer stellte in Deutschland eine Wirkmaschine zur Verwertung dieses Verfahrens her und lieferte sie in ein Land, in dem das Verfahren nicht geschützt war. Die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Lizenzzahlung wurde verneint, weil durch die Handlungsweise das Patent nicht berührt wurde. In einer weiteren Entscheidung des Reichsgerichts wird lediglich ausgeführt, dass der Anspruch des Lizenzgebers auf das Entgelt für ein Alleinbenutzungsrecht begrifflich nicht davon abhängig ist, dass der Lizenznehmer vom Patent wirklich Gebrauch macht.27

Kommt man zu dem Ergebnis, dass die Lizenzgebühr im Zweifelsfall auch bei Umgehung des Patents zu zahlen ist, so hätte dies zur Folge, dass der Lizenznehmer schlechter gestellt wäre als ein Außenstehender. Im Übrigen wäre auch die Abgrenzung sehr schwierig. Ist dagegen die Umgehung allein dadurch möglich geworden, dass der Lizenznehmer eine Änderung vornehmen konnte, weil ihm zunächst die Verwertung des Patents möglich war, so kann im Einzelfall eine andere Beurteilung gerechtfertigt sein. In diesen Zusammenhang gehört auch die Problematik, dass der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand unter Mitverwendung eigener, ggf. erheblicher Verbesserungen herstellt. Dies führt grundsätzlich nicht ohne Weiteres zu einer Herabsetzung der Gebührenpflicht. Nur unter besonderen Umständen, wenn z.B. eine Verbesserungserfindung des Lizenznehmers zu einer erheblichen Werterhöhung der Benutzungshandlung führt, kann eine Verringerung der Gebühr angemessen sein.28

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Im Maschinenbau werden durch die Lizenzerteilung, neben dem Recht zur Benutzung des Patents, i.d.R. noch besondere Erfahrungen zugänglich gemacht. Hier wird zu prüfen sein, ob die Lizenz auch für diese zusätzlichen Informationen zu zahlen ist. Trifft dies zu, so ist der Lizenznehmer, auch wenn er das Patent nicht benutzt, im Zweifelsfall zur Zahlung der Lizenz verpflichtet, wenn bei gleichartigen Maschinen die ihm übermittelten Erfahrungen verwertet wurden. Hierüber können leicht Meinungsverschiedenheiten entstehen.

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Ist Gegenstand des Lizenzvertrages eine Erfindung, für die kein Schutzrecht besteht, so müssen dieselben Grundsätze maßgebend sein wie für Lizenzen, bei denen neben Patenten noch zusätzliche Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden.29

Für den Fall, dass die Gebührenpflicht entfallen soll, wenn das Patent nicht benutzt wird, erwähnt Rasch folgende Klausel.30

„Dieser Vertrag wird in der Voraussetzung abgeschlossen, dass ... Apparate in handelsüblicher Ausführung nur unter Benutzung von Patenten des Lizenzgebers hergestellt und vertrieben werden können. Dem Lizenznehmer steht unbeschadet seiner Verpflichtung zur vorläufigen Weiterzahlung der vereinbarten Lizenzgebühr der Nachweis offen, dass er im Einzelfall kein Patent des Lizenzgebers benutzte. Gelingt ihm dieser Nachweis, so entfällt die Lizenzgebühr insoweit rückwirkend.“

18 Vgl. District Court, District of Columbia, 17.2.1956, GRUR Int. 1956, 274. 19 Vgl. Rn. 26ff. 20 Vgl. Rn. 23ff. 21 BKartA, TB 1963, 67. 22 Vgl. Groß, Rn. 537ff., 650, 725. 23 Vgl. Groß, Rn. 537ff., 650, 725. 24 So auch Rasch, S. 36; vgl. auch Court of Appeals, Third Circuit, 19.4.1960, GRUR Int. 1962, 262. 25 Reimer, PatG, Anm. 50 zu § 9. 26 RG, 19.7.1935, GRUR 1936, 121. 27 RG, 3.10.1936, GRUR 1937, 37. 28 Vgl. BGH, 15.6.1967, GRUR 1967, 655 unter Berufung auf RG 144, 187, 193. 29 Vgl. dazu Stumpf, Der Know-how-Vertrag, Rn. 90ff. 30 Rasch, S. 51.