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Es ist zweifelhaft, inwieweit der Erwerber von Gegenständen, die durch Sachpatente geschützt sind, bei Beschädigung oder Verschleiß zur Reparatur oder Wiederherstellung berechtigt ist.85 Dies wird man regelmäßig bejahen können, wenn in diesen Handlungen keine Patentverletzung zu sehen ist.

Lindenmaier hat den Versuch gemacht, dieses Problem systematisch zu behandeln. Patentverletzend ist danach u.a.:

 – die Neuerstellung in der Gesamtheit,86

 – die Neuerstellung selbstständig geschützter Teile,87

 – die Neuerstellung nicht selbstständig geschützter Teile, wenn sie spezifisch erfindungsfunktionelle Bedeutung haben.88

Nicht patentverletzend sind alle übrigen Maßnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetriebhalten und zur Pflege des geschützten Erzeugnisses einschließlich Ausbesserungen, auch wenn dadurch das normale Lebensalter verlängert wird (anders ist es, wenn die Ausbesserung lediglich eine getarnte Neuherstellung ist), die Herstellung ungeschützter Vorrichtungen, die zusammen mit geschützten in den Verkehr gebracht werden und zur Verwendung der Erfindung erforderlich sind, nicht aber zum Gegenstand der Erfindung gehören.89 Dies bedeutet, dass auch die Ausbesserung erfindungsfunktionell wesentlicher Teile einer geschützten Gesamtvorrichtung insbesondere dann keine Patentverletzung ist, wenn es sich um Verschleißteile handelt, die im Verhältnis zur Gesamtvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Instandsetzung einzelner schadhafter Stellen von patentierten Rinnenschüssen durch Schweißarbeiten als nicht patentverletzend angesehen.90 Die Erneuerung wesentlicher Teile, die den Kern der Erfindung bilden, würde jedoch unzulässig sein.91

Für den Lizenzvertrag sind diese Gesichtspunkte insofern von Interesse, als der Lizenznehmer bei Stück- oder Umsatzlizenzen für Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen würden, falls keine Lizenz erteilt wäre, Lizenzgebühren zahlen muss, es sei denn, dass sich aus dem Lizenzvertrag ergibt, dass solche Handlungen gebührenfrei sind. Die von Lindenmaier gegebene Übersicht soll die Lösung der Frage, wann in einer Instandsetzung eine patentverletzende Handlung liegt, erleichtern. Trotzdem ergeben sich zahlreiche Zweifelsfälle, die schwer zu entscheiden sind. Deshalb empfiehlt es sich, in Verträgen, die sich auf Lizenzgegenstände beziehen, bei denen der Ersatz oder die Reparatur wirtschaftlich ins Gewicht fallen kann, ausdrückliche Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Handlungen lizenzpflichtig sind und welche nicht, um Zweifelsfälle auszuschalten. Man wird dabei berücksichtigen müssen, ob die Reparatur kostenlos oder gegen Bezahlung erfolgt. Es dürfen allerdings nicht Handlungen, die einwandfrei keine Patentverletzung darstellen, als lizenzpflichtig bezeichnet werden, denn hierin läge eine Ausdehnung des Patents, die kartellrechtlich unzulässig ist. Es gelten hierfür ähnliche Grundsätze wie für Vereinbarungen über den Schutzumfang.92

85 Benkard, PatG, Rn. 37, 39 zu § 9, Rn. 128 zu § 15; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Anm. 48 zu § 6; vgl. auch Lindenmaier, GRUR 1939, 505 und 1952, 294; Ohnesorge, Mitt. 1937, 38. 86 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518. 87 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 88 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 89 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518, 520. 90 BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 91 LG Düsseldorf, 6.10.1987, GRUR 1988, 116; siehe auch OLG Düsseldorf, 29.3.1984, GRUR 1984, 651 bejahend zu der Frage, ob eine unmittelbare Patentverletzung des Verkäufers bei abschnittsweisem Einzelteile-Verkauf einer patentierten Vorrichtung vorliegt. 92 Vgl. Groß, Rn. 544 und Fn. 112.