Читать книгу Der Lizenzvertrag - Michael Groß - Страница 24

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Wie bereits ausgeführt, war die nachträgliche Unmöglichkeit von der ursprünglichen Unmöglichkeit zu unterscheiden. Die rechtlichen Folgen waren verschieden. Ausschlaggebend war dabei, ob die Unmöglichkeit schon zur Zeit des Vertragsschlusses vorlag.45

Die nachträgliche objektive Unmöglichkeit und der Fall, dass die Leistung aufgrund eines nachträglich eintretenden Umstands nur diesem Lizenzgeber nicht möglich ist (Unvermögen), wurden gleich behandelt.46 Wenn im Folgenden von Unmöglichkeit die Rede ist, so ist hierin auch das sog. nachträgliche Unvermögen inbegriffen. Bei Lizenzverträgen spielte (und spielt) die nachträgliche Unmöglichkeit (Unvermögen) eine erhebliche Rolle.

Für die Haftung war ausschlaggebend, ob die Unmöglichkeit vom Lizenzgeber, vom Lizenznehmer oder von keinem von beiden verschuldet ist. Ein Verschulden lag bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor. Fahrlässig handelte, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht ließ.47

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Wurde dem Lizenzgeber die Erfüllung seiner Verpflichtung nachträglich unmöglich und traf weder ihn noch den Lizenznehmer ein Verschulden, so wurde er von seiner Verpflichtung frei; er verlor aber auch den Anspruch auf die Gegenleistung, die Lizenzgebühr.48

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Bei teilweiser Unmöglichkeit minderte sich der Anspruch auf die Gegenleistung entsprechend der hierdurch entstehenden Beeinträchtigung des Wertes der Lizenz.49 Man musste aber dem Lizenznehmer auch die Möglichkeit zubilligen, dem Lizenzgeber fristlos zu kündigen, wenn dieser die Beeinträchtigung nicht innerhalb einer ihm vom Lizenznehmer gesetzten angemessenen Frist beseitigte.50

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Wird das Patent für nichtig erklärt, so hat diese Nichtigkeitsentscheidung rechtsgestaltende Wirkung, d.h. sie wirkt für und gegen alle mit rückwirkender Kraft.51 Das Patent gilt von Anfang an als nicht oder bei einer Teilvernichtung als nur in der aufrechterhaltenen oder klargestellten Fassung erteilt. Die Vernichtung wird in die Patentrolle eingetragen.52 Unabhängig von der Rückwirkung der Nichtigerklärung eines Patentes ist diese Nichtigerklärung auf Verträge über die patentierte Erfindung für die Zeit vor Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils ohne Einfluss.53 Die Rechtsprechung beurteilt ohne Ausnahme Lizenzverträge als wirksam abgeschlossen, auch wenn das ihnen zugrunde liegende Patent nachträglich für nichtig erklärt wird. Ebenso werden Lizenzverträge über angemeldete Erfindungen sowie über anzumeldende Erfindungen54 behandelt, wenn die Anmeldung nicht zur Erteilung eines Patentes führte.

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Damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine solche Nichtigkeit auf Lizenzverträge hat. Hierbei wäre es zunächst möglich, dass die Parteien für den Fall der sich nachträglich herausstellenden Nichtigkeit des Patentes folgende ausdrücklichen Vereinbarungen im Lizenzvertrag treffen:

 1. Der Lizenzvertrag wird dann ebenfalls als von Anfang an nichtig betrachtet.

 2. Die Wirksamkeit des Vertrages wird überhaupt nicht berührt.

 3. Einräumung des Rücktrittsrechtes ex nunc.55

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Soweit keine ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen worden sind und auch eine Auslegung des Vertrages gem. § 157 BGB zu keinem eindeutigen Ergebnis führt, muss überlegt werden, welche Lösung für diesen Fall angemessen ist. Das Reichsgericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, es komme nur ein Rücktritt ex nunc in Betracht. Bis zur Nichtigerklärung des Patentes sei der Lizenzvertrag rechtsbeständig. Bis zu diesem Zeitpunkt habe der Lizenznehmer die Lizenzgebühr zu zahlen. Dies rechtfertige sich daraus, dass er bis zu diesem Zeitpunkt tatsächliche Vorteile aus dem Scheinpatent gehabt habe. Ein Patent, das angreifbar sei, aber niemals angegriffen werde, sei so gut wie ein unangreifbares Patent.56

Die neuere Rechtsprechung und die wohl herrschende Meinung kommen zu dem gleichen Ergebnis. Die rechtlichen Folgen der Nichtigkeit eines lizenzierten Patentes auf den Lizenzvertrag wurden jedoch in ständiger Rechtsprechung aus dem Institut des Wegfalls bzw. der Änderung der Geschäftsgrundlage gefunden, das jetzt in § 313 BGB geregelt ist, ohne dass sich dadurch die Rechtsprechung und die Literatur ändern dürften.57 Daraus ergibt sich die Regelung, den Vertrag an die konkreten veränderten Umstände anzupassen. Dabei kann die Anpassung des Vertrages z.B. in einer Minderung der zu erbringenden Leistung liegen oder zu einer Beendigung des Vertrages durch Rücktritt oder Kündigung führen.

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Im Übrigen muss die Nichtigerklärung eines lizenzierten Patentes keineswegs immer zur Beendigung des Lizenzvertrages führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Gegenstand des Lizenzvertrages mehrere Schutzrechte oder ein Patent und Know-how sind. Trotz Vernichtung z.B. des einzigen Schutzrechtes wäre ein großes Interesse des Lizenznehmers am Fortbestand des Lizenzvertrages möglich, sei es mit oder ohne Anpassung der ihm obliegenden Leistungen, wenn der Lizenzgeber verpflichtet ist, während der Vertragsdauer gewonnene Erkenntnisse bekannt zu geben und diese für den Lizenznehmer von großem Interesse sind.58

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Entfällt daher während der Dauer des Lizenzvertrages ein lizenziertes Schutzrecht, so wird die Geschäftsgrundlage regelmäßig zumindest geändert sein, ggf. ist sie sogar entfallen. Die nach der Rechtsprechung sich dann ergebende Notwendigkeit der Anpassung des Vertrages ist unabhängig davon, ob der Lizenzvertrag sich auf ein erteiltes Patent,59 auf ein Gebrauchsmuster,60 auf eine bekannt gemachte Patentanmeldung61 oder auch nur auf eine Erfindung, die erst zur Schutzrechtserteilung angemeldet werden soll, die nicht zum Erfolg führt,62 bezieht.

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Auch wenn das lizenzierte Schutzrecht zwar noch nicht entfallen ist, seine Vernichtbarkeit aber doch offenbar oder zumindest wahrscheinlich geworden ist und das Patent seine geschäftliche Wirkung nicht mehr äußert, soll ebenfalls über das Prinzip des Wegfalls der Geschäftsgrundlage eine Anpassung des Vertrages erfolgen.63 Diese Situation ist insbesondere dann gegeben, wenn die Konkurrenten des Lizenznehmers unbekümmert um das nur noch formale Bestehen des Patentes dessen Inhalt verwerten und danach arbeiten. Der Lizenznehmer kann dann den Lizenzvertrag zur Auflösung bringen.64 Andererseits wird die Rechtsverbindlichkeit eines Lizenzvertrages über ein Gebrauchsmuster sowie die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühren durch das Fehlen der Schutzvoraussetzungen der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshöhe mangels abweichender Parteivereinbarungen so lange nicht berührt, wie das Gebrauchsmuster formell in Geltung steht und von den Mitbewerbern respektiert wird.65

Die Vernichtbarkeit des lizenzierten Schutzrechtes hat daher grundsätzlich keine Wirkung auf den Lizenzvertrag, solange die mit der Lizenz erstrebte Vorzugsstellung gewahrt ist.66

Die insoweit vorliegende Rechtsprechung beruht dabei auf folgender Überlegung: Solange das erteilte Patent noch nicht für nichtig erklärt worden ist, kann der Patentinhaber bzw. der Patentanmelder das ihm gegebene Ausschließlichkeitsrecht gegen jedermann geltend machen und durchsetzen, außer gegen einen Lizenznehmer, dem er die Benutzung der geschützten Erfindung gestattet hat. Weiterhin ist eine Erfindung, solange sie nicht bekannt gemacht worden ist, Dritten – außer dem Lizenznehmer, dem sie bekannt gegeben worden ist – nicht oder jedenfalls nicht ohne Weiteres zugänglich. Ein Dritter, der von der Erfindung Kenntnis erlangt, muss außerdem damit rechnen, Ansprüchen des Anmelders ausgesetzt zu sein. Der Lizenznehmer nimmt mithin, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt oder versagt worden ist, an der durch das bereits entstandene Schutzrecht begründeten Vorzugsstellung gegenüber Wettbewerbern teil und bleibt deshalb grundsätzlich bis dahin auch verpflichtet, die für die Teilnahme an dieser Vorzugsstellung vereinbarten Lizenzgebühren zu bezahlen.67

Diese Verpflichtung des Ausgleichs für die Vorteile der dem Lizenznehmer eingeräumten Monopolstellung bezieht sich im Übrigen nicht nur auf Patente, sondern in gleicher Weise auch auf Gebrauchsmuster.68

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Dieses von der (bisherigen) Rechtsprechung herausgearbeitete Ergebnis ließ sich auch aus der Anwendung der bisherigen allgemeinen Vorschriften über die Unmöglichkeit ableiten. Die Grundlage der herrschenden Meinung, dass der Schutzrechtsbestand die Geschäftsgrundlage bilde und diese so lange erhalten bleibe, wie das ggf. zu Unrecht bestehende Schutzrecht als gültig anerkannt worden sei, weil der Lizenznehmer so lange eine tatsächliche Vorzugsstellung genossen und der Lizenzgeber seine Leistung erbracht habe, erschien nicht unbedingt zwingend. Klauer-Möhring wies zu Recht darauf hin, dass der Geschäftswille der Parteien69 auf der Vorstellung, dass das Schutzrecht keinen Bestand hat, im Falle der Lizenzierung eines Patentes nicht aufbaut, vielmehr der Lizenzgeber eher eine unerbringliche Leistung versprochen hat. Hinzu kam, dass eine Anpassung eines Vertrages auf dem Weg über den Wegfall oder die Änderung der Geschäftsgrundlage nur dann vorgenommen werden konnte, „wenn das Festhalten am unveränderten Vertrag für den Schuldner untragbare, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbare Folgen hätte und ihm deshalb unzumutbar ist“.70

Es bestand daher hier eine gewisse Gefahr, dass ohne ausreichend tragfähige Grundlage Entscheidungen aus dem Gesichtspunkt der Billigkeit gefällt werden, obwohl sich dasselbe Ergebnis auch auf gesetzlicher Grundlage, insbesondere der allgemeinen Vorschriften der §§ 323 ff. BGB a.F., ableiten ließ. Dies zeigten im Übrigen auch sehr deutlich die Ausführungen von Kraßer.71

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Unabhängig von diesen dogmatischen Streitfragen ist allerdings nicht zu übersehen, dass die praktischen Ergebnisse nahezu identisch sind. Auch in der Anwendung der bisherigen Unmöglichkeitsvorschriften wurde bei Vernichtung des Patentes der Vertragspartner von der ihm obliegenden Leistung frei, wenn die Gegenleistung aufgrund eines Umstandes unmöglich wurde, den keiner der Vertragspartner zu vertreten hatte. Eine Nichtigerklärung wird der Lizenzgeber in der Regel jedoch nicht zu vertreten haben.

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Ob im Falle der Nichtigerklärung die Zahlung der Lizenzgebühr verweigert werden konnte, hing davon ab, ob sie eine Gegenleistung für die Zeit vor oder nach der Nichtigerklärung darstellte. Hatten die Parteien fortlaufende Lizenzgebühren vereinbart, so entfiel die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren, soweit diese nach Auflösung des Vertrages aufgrund der Nichtigkeit des Schutzrechtes fällig wurden. Bei Vorliegen besonderer Umstände konnte die Lizenzgebühr schon zu dem Zeitpunkt entfallen, in dem die Vernichtung des Patentes drohte. Die Ansprüche des Lizenzgebers blieben jedoch bestehen, soweit sie vor dieser Zeit fällig wurden.72

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Wurde für die Einräumung einer Lizenz die einmalige Zahlung einer bestimmten Summe (z.B. sog. lump sum) vereinbart, so war in jedem Einzelfall festzustellen, ob der Lizenznehmer nach dem beiderseitigen übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien hinsichtlich dieser Zahlung das Risiko eines Fortfalls des Schutzrechtes zu übernehmen hatte. Ergaben sich hierfür keine besonderen Anhaltspunkte, so konnte man dies verneinen und daher dem Lizenznehmer ein Rückforderungsrecht für einen Betrag einräumen, der zu dem Gesamtbetrag in demselben Verhältnis stand wie die vereinbarte Dauer des Lizenzvertrages zu der Zeit bis zur Auflösung des Vertrages.73

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Hatten die Vertragspartner vereinbart, dass neben fortlaufenden Gebühren eine einmalige Zahlung zu erfolgen hatte, so kam es darauf an, welchen Charakter die einmalige Zahlung nach dem Willen der Parteien haben sollte. Häufig lag in einer derartigen einmaligen Zahlung nur ein Entgelt für die Übergabe von Zeichnungen, Modellen, für die Mitteilung besonderer Erfahrungen bei der Herstellung und dgl. oder auch für die Zurverfügungstellung des Patents überhaupt.74 In diesen Fällen verblieb der ganze Betrag dem Lizenzgeber.

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Hatte die Zahlung dagegen Gebührencharakter, so waren die oben angegebenen Grundsätze für einmalige Zahlungen, neben denen keine fortlaufenden Gebühren entrichtet werden, anzuwenden. Es ergab sich also, dass die allgemeine Berechnung des Rückforderungsanspruchs pro rata temporis zu erfolgen hatte, jedoch kann den besonderen Umständen des Falles etwas anderes zu entnehmen sein. Dies konnte z.B. zutreffen, wenn der Lizenznehmer in den ersten Jahren noch keinen ausreichenden oder nur geringen Gewinn erzielt hatte, weil die Umstellung seines Betriebes, die Anschaffung neuer Maschinen oder die zur Einführung des neuen Artikels erforderliche Werbetätigkeit in dieser Zeit erhöhte Aufwendungen notwendig machten, die Gebühren aber schon im Hinblick auf die Rentabilität in späteren Jahren berechnet wurde. Es konnte aber auch umgekehrt sein, dass gerade zu erwarten war, dass die ersten Jahre besonders gewinnbringend wären, sei es, dass zu befürchten war, dass das Patent durch die Entwicklung entwertet wurde oder dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse änderten. Auch dies war zu berücksichtigen. Dabei kam es jedoch darauf an, was die Parteien bei Vertragsschluss vorausgesetzt hatten. Hatten sich die Verhältnisse entgegen den Erwartungen der Parteien geändert, so hatte dies keinen Einfluss auf die Bemessung der Rückforderungsansprüche.

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Schwierig war die Rechtslage, wenn das Patent nur zum Teil nichtig war. Hier war zu prüfen, inwieweit die Lizenz dadurch beeinträchtigt wurde. Es war z.B. auch denkbar, dass keine Beeinträchtigung des Rechtes des Lizenznehmers erfolgte. Der Anspruch auf die Gebühren blieb dann in vollem Umfang erhalten. Wurde dagegen durch die Teilnichtigkeit die Lizenz in ihrem Wert gemindert, so minderten sich die Gebührenansprüche des Lizenzgebers entsprechend. Trat eine Entwertung in einem Umfang ein, durch den es für den Lizenznehmer unzumutbar wurde, am Vertrag weiter festzuhalten, so stand die teilweise Unmöglichkeit einer völligen Unmöglichkeit gleich.75

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Der Bundesgerichtshof betonte mit Recht, dass in einer Teilnichtigkeit eines Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers liegen kann, weil der Teil des Patentes, der diese Schwäche hat, von anderen zu Wettbewerbshandlungen ausgenutzt werden kann.76 Es hing daher in hohem Maße von den zu treffenden tatsächlichen Feststellungen ab, ob die Teilnichtigkeit des Patentes eine erhebliche Beeinträchtigung der Position des Lizenznehmers bedeutete, so dass die ursprünglich vereinbarten Bedingungen des Lizenzvertrages dementsprechend zu ändern waren. Bei einer Teilvernichtung kam es daher auf den Umfang der Beeinträchtigung des Lizenznehmers an, der je nach Grad der Beeinträchtigung entweder kündigen oder mindern konnte oder voll weiterleisten musste.

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In der Regel konnte dem Lizenzgeber die Haftung für den Schaden, der dem Lizenznehmer durch den Fortfall seiner Vorzugsstellung erwächst, nicht auferlegt werden, weil es bei Vertragsschluss meist nicht möglich war festzustellen, ob ein Schutzrecht von Bestand sein wird oder nicht. Hier zeigte sich der schon oben erwähnte Charakter eines Lizenzvertrages als Risikogeschäft.

Anders war es nur, wenn sich ergab, dass den Lizenzgeber ein Verschulden traf. Dies konnte der Fall sein, wenn er den Rechtsstreit über die Nichtigkeit nachlässig geführt hatte. Er haftete dann nach § 325 BGB a.F. Es kam jedoch kein Rücktrittsrecht, sondern nur ein Kündigungsrecht in Betracht, weil es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelte. War andererseits dem Lizenznehmer bekannt, dass das Schutzrecht anfechtbar war, so konnte er keine Ersatzansprüche geltend machen, wenn er den Vertrag trotzdem geschlossen hatte.

Es empfahl sich, über die Wirkung der Vernichtung von Schutzrechten auf den Lizenzvertrag Vereinbarungen zu treffen. Hier wurde häufig vereinbart, dass vor der Nichtigerklärung bezahlte oder fällige Lizenzgebühren nicht mehr zurückverlangt werden können.77 Wenn auch davon auszugehen war, dass mit Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren regelmäßig entfällt, konnte es bei Lizenzverträgen, bei denen der Lizenzgeber neben dem Schutzrecht noch zusätzliche Informationen und dgl. erhalten hatte, gerechtfertigt sein zu vereinbaren, dass die Gebührenpflicht des Lizenznehmers zumindest insofern unverändert bestehen blieb.

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Verschiedentlich stellte sich erst nach Abschluss eines Lizenzvertrages heraus, dass ein Schutz in dem von den Parteien angenommenen Umfang nicht besteht. Dies konnte der Fall sein, wenn die Parteien fälschlich einen zu weiten Schutzumfang angenommen hatten oder wenn der Schutzumfang in einem Verletzungsprozess eingeschränkt wurde. Einen solchen Fall betrafen die Entscheidungen des Reichsgerichts vom 18.11.191178 und vom 10.10.1931.79 Das Reichsgericht vertrat hier die Auffassung, dass der Lizenzvertrag nichtig sei, wenn sich nachträglich herausstelle, dass die Parteien einen zu weiten Schutzumfang zugrunde gelegt haben.

In Abweichung von den oben erwähnten Entscheidungen hatte das Reichsgericht in einer Entscheidung dem Lizenznehmer nur ein Kündigungsrecht für die Zukunft eingeräumt.80 Es handelte sich dabei um eine Lizenz für ein Dacharbeiterschutzgerät. Die Vertragspartner gingen davon aus, dass das Gerät geschützt sei. Der Schutz bezog sich jedoch nur auf das Gerät mit bestimmten Befestigungsmitteln. Das Reichsgericht führte dazu aus, durch die Ausbeutung des hier in Frage stehenden Gebrauchsmusters sei für das ganze Gerät ein tatsächlicher Zustand eingetreten, durch den der Lizenznehmer gewerbliche Vorteile finden konnte. Das Reichsgericht gewährte dem Käufer eines Gebrauchsmusters, das nicht den ihm zugeschriebenen, sondern nur einen geringeren Umfang hatte, ein ex nunc wirkendes Rücktrittsrecht.81

Der BGH vertrat die Auffassung, dass die Fälle nachträglicher Patentbeschränkung entsprechend denjenigen einer teilweisen Vernichtung des Patents zu behandeln sind. Im konkreten Fall hatte dies zu einer Minderung der Lizenzgebühr geführt.82 Der BGH folgte somit der Auffassung, die schon in der ersten Auflage dieses Buches vertreten wurde und die auch in der Literatur herrschend war, wonach nämlich die Nichtigkeit von Patenten und die Beschränkung des Schutzumfangs nach denselben rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen waren.83

Hatten die Vertragspartner einen Lizenzvertrag geschlossen, durch den Meinungsverschiedenheiten über den Schutzumfang im Vergleichswege beseitigt werden sollten, so war es unbeachtlich, wenn sich nachträglich herausstellte, dass das Schutzrecht nur einen geringeren Umfang hatte.84 Überhaupt kam es darauf an, in welchem Maß der Schutzumfang von dem, den die Parteien angenommen haben, abwich.