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VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages

1. Beendigung der Tätigkeit

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Grundsätzlich hat der Lizenznehmer die Verwertung des Schutzrechtes einzustellen, wenn der Lizenzvertrag ausgelaufen ist. Eine weitere Benutzung würde eine Verletzung des Schutzrechtes darstellen.

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Soweit das Schutzrecht nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbesteht, steht dem Lizenznehmer ein sog. Auslaufrecht zu. Bei weiterbestehendem Patentschutz z.B. dürfen Gegenstände, die während der Vertragszeit vertragsgemäß hergestellt wurden, noch veräußert und in den Verkehr gebracht werden; bei Vertriebslizenzen darf der Lizenznehmer die zur Zeit des Vertrages vorhandenen Erzeugnisse noch verkaufen.209

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Für die Zeit nach dem Erlöschen des Schutzrechtes sind vertragliche Bindungen des Lizenznehmers, die die Freiheit der Benutzung der vorher geschützten Erfindung einschränken, regelmäßig aus kartellrechtlichen Gründen nicht zulässig.210 Ausnahmen können sich ergeben, wenn gleichzeitig Betriebsgeheimnisse des Lizenzgebers weiterbenutzt werden oder aber sog. Längstlaufklauseln vereinbart wurden.211

2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen

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Nach Beendigung des Lizenzvertrages hat der Lizenznehmer grundsätzlich alle ihm zur Herstellung und Verwertung überlassenen technischen und betriebswirtschaftlichen Unterlagen herauszugeben.212 Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Schutzrecht nach Beendigung des Lizenzvertrages fortbesteht oder der Gegenstand geheim ist bzw. die Unterlagen Geheimnisse enthalten. Diese Geheimnisse sind dem Lizenznehmer anvertraut mit der Maßgabe, dass er sie während des Bestehens des Vertrages im Rahmen seiner Lizenz verwerten darf. Diese Befugnis verliert er jedoch mit Beendigung des Vertrages. Eine weitere Verwertung würde einen Verstoß gegen § 18 UWG darstellen. Dies gilt jedoch nur so lange, wie das in den Unterlagen enthaltene Geheimnis auch nach Beendigung des Lizenzvertrages nicht offenkundig geworden ist.213 Ein Geheimnis ist nämlich nur so lange ein solches, wie es nicht offenkundig, d.h. beliebigem Zugriff preisgegeben ist. Wann dies der Fall ist, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden.214

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Der Bundesgerichtshof hat z.B. im Falle eines chemischen Präparates entschieden, dass erst dann von einer sog. Offenkundigkeit gesprochen werden kann, „wenn dem Fachmann nicht nur offenkundig ist, aus welchen Stoffen das Medikament besteht, sondern auch in welchem Mengen- und Gewichtsverhältnis diese zu verwenden sind, welche Beschaffenheit im Einzelnen sie aufweisen müssen und wie das Herstellungsverfahren abläuft“.215 Dementsprechend werden z.B. durch den Verkauf einer komplizierten Maschine deren Herstellungsverfahren und Konstruktion nicht ohne Weiteres offenkundig, selbst wenn der Erwerber sich mit ihren Besonderheiten durch Zerlegen vertraut machen kann.216

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Soweit dem Lizenznehmer im Übrigen neben dem lizenzierten Schutzrecht auch geheimes Know-how überlassen wurde, versteht sich, dass der Lizenznehmer auch nach Beendigung des Lizenzvertrages geheimhaltungspflichtig bleibt. Insoweit bestehen neben der in § 18 UWG vorgesehenen Geheimhaltungspflicht auch nachwirkende Pflichten aus dem Lizenzvertrag.217

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Es würde auch gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn der Lizenznehmer Vorschriften, Zeichnungen und Modelle, die er nicht mehr verwerten darf, zurückbehalten würde. Eine solche Handlungsweise würde nur die Vermutung nahelegen, dass er sie unbefugt benutzen will. Wird für die Überlassung derartiger Unterlagen eine Abfindungssumme vereinbart, so sollte man hierfür eine Formulierung verwenden, die klarstellt, dass es sich um keine Übereignung handelt, aufgrund derer der Lizenznehmer berechtigt wäre, die Unterlagen zurückzubehalten.218

Soweit der Lizenznehmer zur Herausgabe verpflichtet ist, hat er im Zweifel auch angefertigte Kopien herauszugeben. Eine ausdrückliche Verpflichtung hierzu sollte in die Verträge aufgenommen werden, wenngleich sie auch gegenüber einem böswilligen Lizenznehmer wenig Wirkung hat, weil die Überprüfung, ob die Bestimmung eingehalten wird, kaum möglich ist.

3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung

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Auch in anderer Hinsicht darf der Lizenznehmer die Stellung, die er durch den Lizenzvertrag erworben hat, nach dessen Beendigung nicht mehr ausnutzen. In Betracht kommen vor allem Ausstattungsrechte, die der Lizenznehmer erlangt. Die Ausstattung spielt nicht nur, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte, für Massenartikel eine Rolle; sie ist auch für den Maschinenbau von Bedeutung. Ausstattungsschutzfähigkeit ist alles, was einerseits als Hinweis auf die Herkunftsstätte des Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb zu dienen geeignet ist und was andererseits ohne unbillige Beschränkung der freien Betätigung der Mitbewerber für einen bestimmten Betrieb monopolisiert werden kann. So können Ausstattungsschutz genießen: Worte, Zeichen, Buchstaben, besondere Anstriche, besonders ausgestattete Firmennamen und Abbildungen von Erzeugnissen.219 Ein interessanter Fall hierzu lag der Entscheidung des OLG München vom 31.3.1955220 zugrunde. Der Lizenzgeber hatte ein Patent für einen Ski. Der Vorzug dieser Bauart sollte eine besonders große, gleichmäßig über den ganzen Ski verteilte Elastizität sein. Der Inhaber der ausschließlichen Lizenz vertrieb den Ski unter der Bezeichnung „Elastic“. Die Bezeichnung erlangte wegen mehrerer mit diesem Ski erzielter olympischer Erfolge Verkehrsgeltung. Nachdem das Vertragsverhältnis gelöst war, brachte der ehemalige Lizenznehmer andere Skier mit der Bezeichnung „Elastic Super“ heraus. Das Gericht verurteilte ihn, die Verwendung dieser Bezeichnung zu unterlassen. Es führte hierzu aus, dass der Lizenzgeber verlangen könne, dass der Lizenznehmer mindestens für die Dauer der Schutzfrist alles unterlasse, was die künftige Auswertung des Schutzrechts unmittelbar beeinträchtigen könne. Hiergegen verstieße der ehemalige Lizenznehmer, wenn er die Ausstattung, unter der die Ware Verkehrsgeltung erworben hat, nämlich die Bezeichnung „Elastic“, auf andere von ihm hergestellte Waren übertrüge. Die Unterlassungspflicht folge aus dem beendeten Vertragsverhältnis.

Die Frage, ob der Lizenznehmer auch verpflichtet ist, die erworbene Ausstattung an den Lizenzgeber zu übertragen, hat das Gericht nur berührt. Es erwähnt, dass die Bezeichnung „Elastic“ untrennbar mit der Erfindung verbunden sei, deren Wesen gerade in der Erzielung besonders großer Elastizität bestünde, wenn auch die Verkehrsgeltung auf erheblichen Werbekosten des Lizenznehmers beruhen könne. Dieser Gesichtspunkt könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im vorliegenden Fall die Ausstattung an eine besondere Eigenschaft der Ware, und zwar gerade an die patentrechtlich geschützte, anknüpfe, die auch in der Warenbezeichnung „Elastic“ zum Ausdruck komme.

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Wie sich daraus entnehmen lässt, hing die Ausstattung weniger mit dem Betrieb des Lizenznehmers als mit der Erfindung zusammen. Das Recht zur Benutzung der Bezeichnung „Elastic“ muss dem zustehen, der die Erfindung benutzt. Es scheint daher zweifelhaft, ob überhaupt eine Übertragung erforderlich ist oder ob nicht vielmehr die Ausstattung der Erfindung anhängt. Man braucht sich dann nicht damit auseinanderzusetzen, ob die Ausstattung ohne den Geschäftsbetrieb, für den sie bisher verwendet wurde, übertragbar ist.

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Wenn man eine Übertragung für erforderlich hält, muss man die Möglichkeit der Übertragung ohne Geschäftsbetrieb und die Verpflichtung des Lizenznehmers hierzu bejahen. Entscheidend ist im vorliegenden Fall, wie ausgeführt, die Erfindung und nicht der Geschäftsbetrieb. Käme man zu einem anderen Ergebnis, so hätte niemand das Recht, die Bezeichnung „Elastic“ zu benutzen. Dies würde aus rein dogmatischen Gründen zur Vernichtung wirtschaftlicher Werte führen, was nicht gerechtfertigt ist.

4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages

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Wettbewerbsverbote wurden häufig in Lizenzverträgen für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages vorgesehen, insbesondere auch für den Fall, dass das Schutzrecht erlischt. So wurde dem Lizenznehmer z.B. verboten, für die Dauer von 5 Jahren nach Vertragsende auf dem vom Lizenzvertrag erfassten technischen Gebiet in irgendeiner Weise tätig zu werden.221

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Derartige Verbote sind aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten zum größten Teil nicht mehr zulässig.222 Der Lizenzgeber kann jedoch an solchen Vereinbarungen ein berechtigtes Interesse haben, soweit es sich um mitgeteilte Geheimnisse handelt. Diese spielen vor allem bei Lizenzverträgen über nicht geschützte Erfindungen eine erhebliche Rolle, bei denen die Leistung des Lizenzgebers darin besteht, dass er dem Lizenznehmer das „Know-how“ mitteilt.223 Dasselbe gilt auch für Patentlizenzverträge, wenn zusätzlich zur Einräumung eines Benutzungsrechts Erfahrungen mitgeteilt werden, die über das in der Patentschrift Offenbarte hinausgehen. Diese Erfahrungen können von größerer Bedeutung als das Schutzrecht selbst sein. Von Erfahrungen kann allerdings nicht gesprochen werden, wenn es sich lediglich um die Ergänzung einer mangelhaften Erfindungsbeschreibung handelt. Der Lizenzgeber ist zwar bis zu einem gewissen Grad durch § 18 UWG geschützt,224 wobei schon bei Lizenzverträgen für das Ausland zweifelhaft ist, wieweit ein solcher Schutz durchgreifen kann. Auch kann dem Lizenznehmer, wenn neben dem lizenzierten Schutzrecht auch Betriebsgeheimnisse überlassen wurden, nach Beendigung des Lizenzvertrages die Fortbenutzung der überlassenen Betriebsgeheimnisse untersagt werden.225 Dennoch reicht dieser Schutz in der Praxis nicht aus, da der Lizenznehmer die Möglichkeit zur Umgehung hat. Der Lizenznehmer kann z.B. eine ähnliche Maschine bauen. Hier ist es für den Lizenzgeber äußerst wichtig, den Nachweis zu erbringen, dass der ehemalige Lizenznehmer von den mitgeteilten Erfahrungen usw. in unbefugter Weise Gebrauch gemacht hat. Gerade weil der Lizenzgeber kaum den Nachweis erbringen kann, dass der Lizenznehmer die überlassenen Betriebsgeheimnisse unbefugt verwertet, wäre daher ein Wettbewerbsverbot, nach dem es dem Lizenznehmer für eine bestimmte Zeit untersagt ist, sich auf einem bestimmten Produktionsgebiet zu betätigen, an sich eine vernünftige Lösung. Im Hinblick auf die erwähnte kartellrechtliche Problematik wäre aber ggf. auch an eine Umkehr der Beweislast zu denken, d.h. der Lizenznehmer müsste im Streitfall den Nachweis erbringen, dass er die überlassenen Erfahrungen nicht unrechtmäßig verwertet hat.

209 Vgl. BGH, 3.2.1959, GRUR 1959, 528 ff.; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15; siehe auch Pagenberg/Beier, S. 312.; Henn, Rn. 355. 210 Vgl. dazu unten Rn. 537 ff., 549 f., 554, 582 ff., 637. Vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 205, 246 ff. zu § 15; Emmerich, in: Immenga/Mestmäcker, Rn. 190 zu § 20 GWB a.F. 211 Wie vor. 212 Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15; Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 341; Henn, Rn. 357. 213 Vgl. BGH, 16.10.1962, GRUR 1963, 207, 211; BGH, 10.10.1974, GRUR 1975, 206; Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15 m.w.N. aus Rechtsprechung und Literatur; Henn, Rn. 358 f.; das neue UWG gilt ab 8.7.2004. 214 Vgl. dazu näher Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 217. 215 BGH, 12.2.1980, GRUR 1980, 750. 216 Vgl. BGH, 11.7.1974, GRUR 1975, 254. 217 Kraßer, GRUR Int. 1982, 341; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15; Henn, Rn. 358, 360. 218 Vgl. auch Rn. 132; vgl. Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15. 219 Vgl. hierzu Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 671 ff. 220 OLG München, 31.3.1955, WRP 1955, 223; vgl. auch OLG Hamburg, 16.10.1980, „glide window“, WuW/E 1981, 281. 221 BKartA, TB 1976, 102 ff. 222 Vgl. Fn. 210. 223 Vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 161. 224 Vgl. Rn. 219, 181. 225 BGH, 12.2.1980, GRUR 1980, 750, 751; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15.