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IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen

1. Übertragung von Lizenzen

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Weder den Inhaber einer ausschließlichen noch den einer einfachen Lizenz wird man als berechtigt ansehen können, die Lizenz zu übertragen.226 Da die Auffassungen hierüber insbesondere bei ausschließlichen Lizenzen nicht einheitlich sind, sollten die Parteien ausdrückliche Vereinbarungen treffen, wenn sie die Veräußerung ausschalten wollen. Allerdings wird man bei einem engen Vertrauensverhältnis der Vertragspartner auch ohne ausdrückliche Regelung die Übertragung zumindest als stillschweigend ausgeschlossen ansehen können.227

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Ist der Vertragspartner eine Einzelperson, so reicht es nicht aus, die Veräußerung zu untersagen, wenn auch die Erbfolge ausgeschlossen sein soll.228 Dies muss vielmehr zusätzlich vereinbart werden. Soll die Vererbung zulässig sein, so kann es zweckmäßig sein, für den Erbfall ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers vorzusehen. U. U. kann das Kündigungsrecht auch auf das Vorliegen bestimmter Umstände beschränkt werden. Auch die Frist, in der gekündigt werden kann, sollte festgelegt werden. Hierbei ist auf den Einzelfall abzustellen.

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Der Ausschluss der Übertragbarkeit der Lizenz einer Gesellschaft gegenüber, die Lizenznehmerin ist, führt nicht dazu, dass bei Wechsel der Inhaber derselben die Lizenz erlischt.229 Es kann aber für den Lizenzgeber von Bedeutung sein, wer den maßgebenden Einfluss in der Gesellschaft hat. Zur Sicherung vor unliebsamen Überraschungen kann daher vorgesehen werden, dass bei Wechsel der Gesellschafter oder in der Geschäftsführung oder bei wesentlicher Änderung des Gesellschaftsvertrages dem Lizenzgeber Mitteilung zu machen ist und dass dieser ein Recht zur außerordentlichen Kündigung hat, wenn ihm die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund der ihm mitgeteilten Änderung nicht zumutbar ist (s. auch §§ 543 Abs. 1, 314 Abs. 1 Satz 2 BGB n.F.).

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Was unter einer Betriebslizenz zu verstehen ist, ist nicht immer eindeutig.230 Es ist daher davon abzuraten, eine Lizenz lediglich als Betriebslizenz zu bezeichnen. Die Vertragspartner müssen vielmehr im Einzelnen ausführen, was gemeint ist. Bei einer Einzelperson oder einer Einzelfirma als Lizenznehmer kann z.B. vorgesehen werden, dass diese die Lizenz nur in einem bestimmten Betrieb verwerten darf und dass die Lizenz bei Veräußerung des Betriebes mitübertragen werden darf und muss. Dabei ist es ratsam, näher auszuführen, was unter Veräußerung des Betriebs zu verstehen ist. Die Veräußerung der Firma mit Aktiva und Passiva ist in diesen Fällen meist nicht das Ausschlaggebende, sondern die Veräußerung einer bestimmten Fabrikationsstätte oder Fabrikationsanlage. Wäre es anders, so brauchte nur auf die Firma abgestellt zu werden. Für den Erbfall käme in Betracht, dass diejenigen Erben in den Vertrag eintreten, die die im Vertrag bestimmten Anlagen übernehmen.

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Ist Vertragspartner eine Gesellschaft, so hat die Betriebslizenz vor allem für den Fall Bedeutung, dass die Lizenz an einen von mehreren Betrieben geknüpft werden soll. Hier empfehlen sich möglichst detaillierte Regelungen, da sich zahlreiche Fragen ergeben können, z.B. was bei Verlegung des Betriebes gelten soll.

2. Erteilung von Unterlizenzen

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Im engen Zusammenhang mit der Übertragung einer Lizenz steht die Erteilung von Unterlizenzen.231 Sie sind von der Hauptlizenz mit oder ohne besondere Zustimmung des Lizenzgebers abgeleitete Lizenzen, jedoch rechtlich in sich selbstständige Verträge. Ist die Hauptlizenz unwirksam oder wird sie unwirksam bzw. beendet, tritt die Unterlizenz automatisch außer Kraft.232 Da die Rechtsprechung233 und die herrschende Meinung in der Literatur234 bei der ausschließlichen Lizenz das Recht des Lizenznehmers zur Erteilung von Unterlizenzen bejahen, ist dieses Recht, wenn es nicht bestehen soll, auszuschließen. Im Maschinenbau ist es üblich, die Vergabe von Unterlizenzen auch bei der ausschließlichen Lizenz von der Genehmigung bzw. Zustimmung des Lizenzgebers abhängig zu machen. Durch einen Ausschluss des Rechtes zur Erteilung von Unterlizenzen235 oder durch eine Einschränkung dieses Rechtes236 wird der Charakter der ausschließlichen Lizenz nicht verändert.237

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Steht dem Lizenznehmer das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen zu – u.U. mit Genehmigung des Lizenzgebers –, so hat der Hauptlizenznehmer, der Stück- oder Umsatzlizenzen zu zahlen hat, diese im Zweifel auch für die vom Unterlizenznehmer hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse zu entrichten. Der Hauptlizenznehmer haftet dem Patentinhaber für die durch die Auswertung durch einen Unterlizenznehmer anfallende Lizenzgebühr sowie für die ordnungsgemäße Rechnungslegung.238 Er haftet wohl auch für Verschulden des Unterlizenznehmers. Dies ist gerechtfertigt, weil der Lizenzgeber nur mit dem Hauptlizenznehmer, nicht dagegen mit dem Unterlizenznehmer, in vertraglichen Beziehungen steht. Der Unterlizenznehmer wird vom Hauptlizenznehmer ausgewählt. Der Lizenzgeber hat hierauf – abgesehen von dem Fall der Genehmigung – keinen Einfluss.

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Um Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, kann es sich empfehlen, die Pflicht des Hauptlizenznehmers, auch für die Unterlizenz Gebühren zu zahlen und zu haften, ausdrücklich festzulegen. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, die Zahlung der Unterlizenzgebühren in anderer Weise zu regeln. Es würde hier zu weit führen, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Es sei nur auf einige hingewiesen.

In der Praxis finden sich Vereinbarungen, wonach der Hauptlizenznehmer die Lizenzgebühr, die der Unterlizenznehmer an ihn zahlt, entweder ganz oder zum Teil an den Lizenzgeber abzuführen hat. Es kann auch vereinbart werden, dass der Hauptlizenznehmer verpflichtet ist, mit dem Unterlizenznehmer zu vereinbaren, dass dieser Lizenzgebühren an den Lizenzgeber abführt. Es finden sich auch Bestimmungen, dass der den Gebührensatz des Hauptlizenznehmers übersteigende Gebührensatz des Unterlizenznehmers zwischen Lizenzgeber und Hauptlizenznehmer zu teilen ist. Verschiedentlich wird die Einräumung einer Unterlizenz von der Zahlung eines zusätzlichen Pauschalbetrages abhängig gemacht.239

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Hat der Hauptlizenznehmer feste Beträge oder eine einmalige Abfindungssumme zu zahlen, so sind für die Unterlizenz keine zusätzlichen Zahlungen mehr zu leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. In diesen Fällen ist anzunehmen, dass die Ansprüche des Lizenzgebers durch die einmalige Zahlung abgegolten sein sollen.

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Bei der Vereinbarung einer einmaligen Gebühr für die Überlassung von Unterlagen zwischen dem Lizenzgeber und Hauptlizenznehmer, die ein Know-how beinhalten, kann es gerechtfertigt sein, für den Fall der Erteilung von Unterlizenzen eine weitere Gebühr vorzusehen. Dies ist deswegen gerechtfertigt, weil durch die Weitergabe der Unterlagen der Kreis derjenigen Personen, die Kenntnis von dem Geheimnis erlangen, vergrößert wird, und damit auch die Gefahr, dass Unbefugte Einblick gewinnen und die Gefahr der Offenkundigkeit vergrößert wird.

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Auch an Pauschalbeträgen, die der Unterlizenznehmer zu zahlen hat, wird der Lizenzgeber zuweilen beteiligt.

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Schon aufgrund der erwähnten Beispiele für die Gebührenzahlung bei Unterlizenzen ergibt sich, dass für den Lizenzgeber nicht nur das Verhältnis zwischen ihm und dem Hauptlizenznehmer von Interesse ist, sondern auch wie das Verhältnis zwischen Haupt- und Unterlizenznehmer gestaltet ist. Ist hierüber im Hauptlizenzvertrag nichts vereinbart, so kann der Hauptlizenznehmer jedenfalls nicht mehr Rechte vergeben, als er selbst hat. In der Regel hat er auch dem Unterlizenznehmer dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen, die er selbst eingegangen ist. Dies gilt jedoch nur mit Einschränkungen. Bei verschiedenen Bedingungen ergibt sich schon aus ihrer Natur, dass sie für den Unterlizenzvertrag nicht in gleicher Weise gelten können, z.B. bei der Zusage eines Mindestumsatzes oder einer Mindestlizenz. Der Hauptlizenznehmer ist in der Regel auch berechtigt, eine höhere Lizenzgebühr zu nehmen, als er selbst zu zahlen hat. Worin sollte sonst sein Interesse an der Unterlizenz bestehen?

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Bei verschiedenen Bedingungen im Hauptlizenzvertrag kann es zweifelhaft sein, ob sie dem Unterlizenznehmer aufzuerlegen sind oder nicht. Der Lizenzgeber und der Hauptlizenznehmer sollten daher auch vereinbaren, unter welchen Bedingungen Unterlizenzen zu vergeben sind. Vereinbarungen, wie sie sich in der Praxis häufig finden, dass der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen hat, die für ihn bestehen, sind ungenau. Es ist vielmehr zu prüfen, welche Verpflichtungen ohne Änderung auch für den Unterlizenznehmer geeignet sind. Bestimmungen, für die dies nicht der Fall ist, müssen ausgenommen werden. Es kann erforderlich sein, ausdrücklich zu bestimmen, was an ihrer Stelle gelten soll. Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.240

226 Henn, Rn. 153, 163 f., hält die einfache Lizenz mit, die ausschließliche Lizenz auch ohne Zustimmung des Lizenzgebers für übertragbar. Lüdecke/Fischer, S. 396; Reimer, PatG, Anm. 88 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 103 f. zu § 15; Pahlow, GRUR Int. 2017, 393 ff. 227 BGH, 28.9.1958, GRUR 1959, 147; Benkard, PatG, Rn. 103 zu § 15. 228 Vgl. Rn. 371, 372, 391. 229 Vgl. Rn. 371, 391. 230 Vgl. Rn. 41. 231 Über die Abgrenzung zwischen Lizenz- und Vertriebsvertrag vgl. Urteil des OLG Stuttgart, 24.5.1956, GRUR 1957, 121; Benkard, PatG, Rn. 105 zu § 15; Henn, Rn. 165 ff.; LG Köln, 16.11.2005, CR 2006, 373 ff. zur Unterlizenzierung von Computersoftware; vgl. auch oben Rn. 28. 232 Henn, Rn. 166; Lüdecke/Fischer, S. 425, 434. BGH, 26.3.2009, BGHZ 180, 344 ff. = K&R 2009, 712 ff. m. Anm. Reinhard = GRUR 2009, 946 ff. = NJW-RR 2010,186 ff. = ZUM 2009, 852 ff. m. Anm. Reber = CR 2009, 767 ff. – Reifen Progressiv, zur im Gegensatz zur bisherigen h.M. getroffenen Entscheidung, dass im Fall des wirksamen Rückrufs einer Hauptlizenz wegen Nichtausübung eine nichtausschließliche Unterlizenz bestehen bleibt; siehe zu dieser sehr bemerkenswerten Entscheidung auch Scholz, GRUR 2009, 1107 ff.; Pahlow, GRUR 2010, 112 ff.; Dieselhorst, CR 2010, 69 ff. und v. Ungern-Sternberg, GRUR 2010, 273 ff., 281. 233 BGH, 7.11.1952, GRUR 1953, 114, 118; BGH, 26.11.1954, GRUR 1955, 338, 340; früher schon RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168 = GRUR 1934, 36; vgl. unten Rn. 368. 234 Benkard, PatG, Rn. 104 zu § 15; Henn, Rn. 168; Lüdecke/Fischer, S. 430, 431; Reimer, PatG, Anm. 85 zu § 9; Tetzner, Anm. 42 und 52 zu § 9; vgl. unten Rn. 368. 235 Vgl. RG, 5.2.1930, RGZ 127, 198 = GRUR 1930, 524 = MuW 1930, 250 = Bl. 1930, 130. 236 Vgl. RG, 21.3.1934, RGZ 144, 187 = GRUR 1934, 438 = MuW 1934, 329 = Bl. 1934, 215 = JW 1934, 1965 Nr. 5; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119; RG, 26.9.1936, GRUR 1937, 627. 237 Vgl. dazu Nachweise bei Benkard, PatG, Rn. 104 zu § 15; Reimer, PatG, Rn. 89 zu § 9. 238 Vgl. BGH, 7.11.1952, GRUR 1953, 114, 118; Benkard, PatG, Rn. 107 zu § 15. 239 Henn, Rn. 168; Lüdecke/Fischer, S. 429. 240 Vgl. zu den Rechtsfolgen einer außerordentlichen Vertragsbeendigung auf die Verfügungen in einer „Rechtekette“ im Filmlizenzgeschäft und bzgl. der Konsequenzen für die Vertragsgestaltung Wente/Härle, GRUR 1997, 96 ff., mit vielen interessanten Hinweisen.