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IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern

1. Allgemeines

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Bei Patentlizenzen räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein Benutzungsrecht an seinem Monopolrecht ein. Ähnlich wie der Verpächter hat er dafür zu sorgen, dass der vertragsgemäße Gebrauch der Lizenz möglich ist und erhalten bleibt,32 soweit nicht der Lizenznehmer aufgrund vertraglicher Abmachungen selbst solche Erhaltungspflichten übernommen hat. Zum vertraglichen Gebrauch gehört das Bestehen des Schutzrechts. Der Lizenzgeber ist daher verpflichtet, die Schutzrechtsanmeldung durchzuführen und das Schutzrecht aufrechtzuerhalten.33 Die Verfügungsbefugnis über das Schutzrecht ist insoweit eingeschränkt. In einem Verstoß hiergegen liegt eine Vertragsverletzung. Anders ist es lediglich, wenn vertraglich etwas Abweichendes vereinbart ist. Bei Verträgen, durch die eine Lizenz für mehrere Länder eingeräumt wird, kann man dagegen – wenn dies nicht ausdrücklich im Vertrag bestimmt ist – nicht schlechthin davon ausgehen, dass der Lizenzgeber verpflichtet ist, in allen diesen Ländern Patente zu erwerben. Erfahrungsgemäß sollen solche Klauseln nur abgrenzen, wo der Lizenznehmer tätig werden soll.

2. Verzicht auf das Schutzrecht

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Der Lizenzgeber kann, so nimmt die wohl herrschende Meinung an, ohne Zustimmung des Lizenznehmers auf das Schutzrecht verzichten, wenn diesem eine ausschließliche Lizenz erteilt ist.34 Jedoch bestehen gegen diese Auffassung erhebliche Bedenken. In § 20 PatG ist ausdrücklich gesagt, dass das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber durch schriftliche Erklärung darauf verzichtet. Dies folgt daraus, dass auch nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz Rechtsinhaber der Berechtigte des Schutzrechtes bleibt. Hierüber können auch Formulierungen wie „der eigentlich Berechtigte sei bei einer ausschließlichen Lizenz der Lizenznehmer“ nicht hinwegtäuschen.35 Erlischt die Lizenz, fallen die Beschränkungen weg, die dem Schutzrechtsinhaber vertraglich auferlegt wurden, ohne dass der Lizenznehmer Befugnisse zurückübertragen müsste. Das Gesetz hat die Möglichkeit, auf das Schutzrecht zu verzichten, gem. § 20 PatG lediglich an die rechtsgestaltende Erklärung des Patentinhabers geknüpft und Beteiligungsrechte Dritter nicht vorgesehen. Beschränkungen, wie sie etwa in § 1071 BGB für den Inhaber eines dem Nießbrauch unterliegenden Rechtes aufgestellt werden, existieren daher nicht.

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Auch nach der hier vertretenen Meinung36 treffen den Lizenzgeber natürlich vertragliche Schadensersatzverpflichtungen, da er durch den Lizenzvertrag zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes verpflichtet ist.

Bei der einfachen Lizenz steht auch die herrschende Meinung37 auf dem Standpunkt, dass der Lizenzgeber auf das Schutzrecht verzichten kann. Hier hat der Lizenznehmer keine dingliche Rechtsstellung, die dazu verführen könnte, den Lizenznehmer als den wahren Berechtigten anzusehen.38 Der Lizenzgeber macht sich allerdings bei einem Verzicht dem Lizenznehmer gegenüber ebenfalls schadensersatzpflichtig.39

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Ob der Lizenzgeber einer erhobenen Nichtigkeitsklage entgegentreten muss oder ob er den Klageanspruch anerkennen darf, lässt sich nicht allgemein sagen. Man muss darauf abstellen, ob sich der Lizenzgeber der Klage mit Aussicht auf Erfolg widersetzen kann. Ist dies der Fall, so darf er den Anspruch wohl nicht anerkennen, sondern muss sich ihm widersetzen. Dies dürfte sich aus dem Grundsatz ergeben, dass es Pflicht des Lizenzgebers ist, dem Lizenznehmer während der Vertragszeit die Ausübung seiner Benutzungsrechte zu ermöglichen.40

3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren

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Von größerer praktischer Bedeutung als die Verzichtserklärung ist das Erlöschen des Schutzrechtes durch Nichtzahlung der Jahresgebühren.41 Mangels abweichender Vereinbarung sind die Gebühren sowohl bei der einfachen Lizenz als auch bei der ausschließlichen Lizenz vom Lizenzgeber zu zahlen, wobei allerdings die herrschende Meinung diese Verpflichtung bei der ausschließlichen Lizenz dem Lizenznehmer auferlegen will.42

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Die Gründe, die für die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Gebühr zu zahlen, angeführt werden, vermögen jedoch nicht vollständig zu überzeugen. Es darf nicht übersehen werden, dass Schutzrechtsinhaber der Lizenzgeber und nicht der Lizenznehmer ist. Die Auffassung von Lüdecke,43 dass der Lizenzgeber bei der ausschließlichen Lizenz praktisch nur zum Lizenzgebührenempfänger geworden ist, kann nicht geteilt werden. Bei den in der Industrie üblichen Lizenzverträgen trifft dies in der Regel nicht zu, zumal oft nur auf bestimmte Bereiche begrenzte, ausschließliche Lizenzen vergeben werden. Welche Stellung der Lizenzgeber behält, ist auch daraus ersichtlich, dass der Lizenznehmer bei Beendigung des Vertrages seine Rechte am Schutzrecht verliert.

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In der metallverarbeitenden Industrie z.B. wird gerade im Inland häufig vereinbart, dass die Gebühren vom Lizenzgeber zu zahlen sind. Daran ändert auch nichts, dass z.B. nach D. 15.1.2.2 der im Anhang abgedruckten Checkliste44 diese Gebühren teilweise vom Lizenznehmer zu übernehmen sind.

4. Prüfkosten

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Der Lizenzgeber hat auch die Prüfkosten gem. § 44 PatG zu tragen. Häufig wird – insbesondere bei Patentlizenzverträgen – nach dem Willen der Vertragsparteien die Schutzfähigkeit als wesentlicher Vertragsbestandteil vorausgesetzt. Ohne diesen Schutz können sich die Aufwendungen und Investitionen des Lizenznehmers ggf. auch als weitgehend wertlos erweisen. Da der Lizenznehmer in weitestem Umfang das Risiko der gewerblichen Ausnutzung der Erfindung trägt, muss ihn der Lizenzgeber – soweit das zumutbar ist – bei dieser Ausnutzung unterstützen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass der Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt wird. Da er hiermit eine ihm obliegende Maßnahme vornimmt,45 muss er die Gebühren bezahlen.

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Wird die Lizenz erteilt, nachdem ein Antrag auf Einholung einer Recherche gestellt wurde, so wird der Lizenzgeber warten dürfen, bis das Ergebnis der Recherche vorliegt. Deren Ergebnis kann für den Prüfungsantrag von besonderer Wichtigkeit sein. Stellt der Lizenznehmer vorher einen Prüfungsantrag, so trägt er die Kosten, weil insoweit keine entsprechende Pflicht des Lizenzgebers bestand.

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Steht der Fristablauf gem. §§ 58 Abs. 3, 44 Abs. 2 PatG bevor, so muss der Lizenzgeber von sich aus den Prüfungsantrag stellen, es sei denn, sein Partner wäre damit einverstanden, dass dies unterbleibt.

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Der Lizenznehmer kann in allen Fällen auch selbst diesen Antrag stellen, ohne dass sich etwas an der Pflicht zur Kostentragung ändert. Deshalb muss er sich, wenn der Antrag nicht gestellt wurde und er jetzt Schadensersatzansprüche geltend macht, regelmäßig mitwirkendes Verschulden entgegenhalten lassen. Die grundsätzliche Pflicht des Lizenzgebers zur Antragstellung besteht nur dort nicht, wo sie sinnlos wäre, etwa weil infolge von Vorveröffentlichungen eine Patenterteilung ohnedies ausgeschlossen wäre.46

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Die Kosten für die Einholung einer Recherche dagegen sind vom Lizenznehmer zu übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich hierbei ergibt, dass neuheitsschädliches Material vorliegt.47 Die Einholung der Recherche ist nicht Bestandteil des Prüfungsverfahrens, sondern dient nur zur Orientierung über den Stand der Technik. Sie spielt also auch für die Erlangung des Schutzes keine unmittelbare Rolle. Dies wird im Übrigen auch daran besonders deutlich, dass das Deutsche Patentamt Auskünfte zum Stand der Technik erteilt, auch wenn eine Patentanmeldung nicht eingereicht worden ist.48

5. Geheimhaltung

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Sowohl bei der ausschließlichen als auch bei der einfachen Lizenz besteht die Geheimhaltungspflicht des Lizenzgebers – ebenso wie die des Lizenznehmers – in vollem Umfange, soweit sie sich auf Kenntnisse oder Maßnahmen bezieht, die nicht Inhalt der Patentanmeldung und ihrer Anlagen sind. Dies gilt daher für eine nicht veröffentlichte Erfindung oder für eine nicht angemeldete Erfindung ebenso wie bei der Vergabe von zusätzlichem, begleitendem Know-how. Hier sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine Kenntniserlangung von Dritten zu verhindern.49

6. Verteidigung des Schutzrechtes

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Die herrschende Meinung verneint unabhängig davon, ob es um eine ausschließliche oder um eine einfache Lizenz geht, die Pflicht des Lizenzgebers, gegen Schutzrechtsverletzungen einzuschreiten.50 Dies leuchtet bei einer ausschließlichen Lizenz ein, da sich der ausschließliche Lizenznehmer aufgrund des dinglichen Charakters seiner Lizenz51 selbst verteidigen kann. Bei der einfachen Lizenz erscheint diese Auffassung jedoch nicht ohne Weiteres als gerechtfertigt, da nur der Lizenzgeber die Möglichkeit hat, gegen einen Schutzrechtsverletzer vorzugehen. Zwar ist das Nichteinschreiten gegen einen Verletzer des Schutzrechtes in der Tat der Vergabe einer Gratislizenz nahestehend.52 Auch die Gratislizenz kann der Lizenzgeber jedoch nicht willkürlich vergeben.53 So hat auch der Bundesgerichtshof bei einer einfachen Lizenz, bei der eine Meistbegünstigungsklausel vereinbart war, aus der Natur dieser Klausel gefolgert, dass sich der Lizenzgeber eine Kürzung der Lizenzgebühr gefallen lassen müsse, wenn er gegen Verletzungen des Schutzrechts nicht einschreite.54 Dies komme der Erteilung einer Gratislizenz gleich. Durch die Meistbegünstigungsklausel aber sei der Lizenzgeber verpflichtet, den Lizenznehmer nicht schlechter zu stellen als andere künftige Lizenznehmer.55

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Es empfiehlt sich – insbesondere bei der einfachen Lizenz – festzulegen, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Verletzer einzuschreiten. Ist dies der Fall, so werden häufig Abmachungen über die Kostentragung getroffen. Unter Umständen kann sich der Lizenzgeber auch verpflichten, die Prozessführungsbefugnis für den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch an den Lizenznehmer zu übertragen.

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Es ist selten, dass sich der Lizenzgeber verpflichtet, wenn dem Vertrag kein Schutzrecht zugrunde liegt, gegen denjenigen vorzugehen, der in unlauterer Weise nachbaut.56

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Da der Inhaber einer einfachen Lizenz den ihm entstandenen Schaden gegenüber dem Patentverletzer nicht geltend machen kann, ist zu erwägen, ob der Lizenzgeber die Verpflichtung übernehmen soll, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm durch Patentverletzungen entsteht, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann.57

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Zur Vermeidung von Kollisionen sollte bestimmt werden, ob der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer gegen Patentverletzungen vorzugehen hat.58

32 Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 535 BGB; Staudinger, Anm. 150, 157 zu § 581 BGB. 33 Vgl. Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15; Lüdecke/Fischer, S. 252 ff.; Schade, S. 82; Henn, Rn. 191 m.w.N. 34 Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270; Pietzcker, PatG, Anm. 32 zu § 6; Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15 m.w.N. 35 Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270. 36 Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15, Rn. 9 zu § 20; zweifelnd auch Troller, GRUR Int. 1952, 108, 115; Schade, S. 82; siehe zu dieser Problematik Kraßer, GRUR Int. 1982, 330. 37 Vgl. z.B. Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Lüdecke/Fischer, S. 270. 38 Wie vor. 39 Wie vor. 40 Vgl. RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Henn, Rn. 326 ff. 41 Vgl. §§ 17, 20 PatG; § 23 GebrMG. 42 Vgl. oben Rn. 201; vgl. auch Pagenberg/Beier, S. 192 Rn. 45. 43 Lüdecke/Fischer, C 85. 44 Vgl. Anhang I. 45 Lüdecke, NJW 1968, 1358; Benkard, PatG, Rn. 152 zu § 15. 46 Lüdecke, NJW 1968, 1358. 47 Vgl. Lüdecke, NJW 1968, 1358. 48 Vgl. dazu Merkblatt des Deutschen Patentamtes über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik. 49 BGH, 26.11.1954, GRUR 1955, 338, 339; Benkard, PatG, Rn. 148 zu § 15; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 50 Benkard, PatG, Rn. 153 f. zu § 15; Lüdecke/Fischer, C 108; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331 m.w.N.; Henn, Rn. 321 ff. m.w.N.; Pagenberg/Beier, S. 84 ff. 51 Vgl. dazu Rn. 36, 361, 365. 52 So die h.M., vgl. z.B. Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 53 Vgl. dazu unter Rn. 381. 54 BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861. 55 BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861; vgl. auch Rn. 381. 56 Vgl. Rn. 413. 57 Vgl. Rn. 412. 58 Vgl. Rn. 407.