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Puede observarse que la regulación de las marcas posee varios niveles territoriales compatibles entre sí. Esto podría provocar una cierta confusión. Sin embargo, en la práctica, la opción por un registro nacional o de nivel superior dependerá del modelo de negocio y de las perspectivas de expansión de la empresa que solicita la marca. El nivel estrictamente nacional, frecuente en la práctica, se ajusta a aquellos titulares que pretenden mantener su empresa dentro del territorio español. Si existen dudas sobre una posible extensión a otros países europeos, lo más recomendable es solicitar una marca europea ante la EUIPO. El registro a través de la OMPI, a nivel internacional, consiste en la práctica en una simplificación de trámites para obtener una marca en diferentes países del mundo y respondería a las necesidades de aquellas empresas globalizadas.

Como consecuencia de la presencia territorial prevista y de la oficina de registro elegida, la regulación aplicada a la marca será diferente. Comenzamos por el nivel internacional, si bien veremos que en materia de marcas contamos con convenios y tratados que pretenden armonizar mínimamente la regulación y simplificar todo lo posible los trámites de registro. En efecto, habíamos indicado que el CUP efectuaba una labor de aproximación entre ordenamientos muy pobre, además de establecer un engranaje tosco, según algunos autores. Esto propició, por parte de los países desarrollados, la búsqueda de nuevas estrategias para proteger la propiedad industrial67. El proceso culminó con la promulgación del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC68). Este texto establece una regulación abierta respecto a los derechos de propiedad industrial; según el mismo, constituye una marca “... cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente69”.

Más específico es el Tratado sobre Derecho de Marcas que pretende fundamentalmente unificar en lo posible y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual70. En cuanto a los aspectos sustantivos, el art. 2.1.a) del Tratado se refiere a las marcas tridimensionales por cuanto comprende en el ámbito de aplicación del mismo “... a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas”. Como vemos, no se impone una obligación a las partes en el Tratado de proteger las marcas tridimensionales en todo caso sino solamente si ya lo venían haciendo según su propio Derecho.

En lo que respecta al trámite de registro de este tipo de marcas, se afirma en el art. 3.1.xi) que las solicitudes de dichos signos pueden ir acompañadas de una declaración a tal efecto, si lo consideran oportuno los Estados firmantes (ya que el art. 3 enumera indicaciones o elementos que pueden formar parte de las solicitudes de marcas según el Tratado). En todo caso, la presentación de una marca tridimensional se hará de forma gráfica o a través de una fotografía bidimensional, tal y como especifica el Reglamento que desarrolla el Tratado71. El proceso simplificado se ve favorecido por los formularios tipo que la OMPI pone a disposición de los solicitantes de marcas que deseen que se les aplique el mencionado instrumento legislativo: la solicitud de marca, el poder necesario, el certificado de transferencia de la marca a un cesionario, etc.72.

En el nivel europeo, los preceptos de la DMUE y RMUE que se ocupan del concepto de signo (arts. 3 de la primera y 4 del segundo), incluyen las formas entre la lista de los que son susceptibles de convertirse en una marca –como hicieran sus predecesores inmediatos–, siempre que se cumpla el requisito de posesión de fuerza distintiva y de posible representación (que ya no ha de ser gráfica en la UE). Además, estos instrumentos legislativos han modificado el ámbito de aplicación de las prohibiciones absolutas que tradicionalmente afectaba sólo a las formas y que actualmente puede referirse también a otros elementos del producto73. Hemos de destacar que, si bien la tendencia de los últimos años en Europa es la de permitir el registro de nuevos tipos de marcas cada vez menos tradicionales por su naturaleza (sonidos, colores, etc.), el legislador europeo es consciente de la problemática asociada a este tipo de signos, lo que se manifiesta en un diferente análisis de la condición de distintividad (que trataremos en el Capítulo II) y en la existencia de unas prohibiciones inicialmente pensadas para las formas (lo que veremos en el Capítulo III). Estas matizaciones translucen la idea general de que los consumidores no están habituados a hacer suposiciones sobre el origen comercial de los bienes o servicios a través de la forma del producto74.

Por último, en el nivel nacional, la regulación viene constituida por la Ley 17/2001 y el registro se produce en la OEPM. La Ley es resultado de la armonización llevada a cabo por la legislación europea y respeta el marco mínimo configurado por los Tratados Internacionales en la materia anteriores a esa fecha75. Además, la mencionada ley ha sido recientemente modificada por el Real Decreto– Ley 23/2018 que ha introducido, a través de su Capítulo I, las nuevas disposiciones europeas en relación a la supresión del requisito de representación gráfica, a la ampliación de las prohibiciones absolutas de las formas a otras características del producto y al concepto de marca renombrada, entre otras76.

En la misma línea de su predecesora (la Ley del año 88), la Ley del 2001 establece que “podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos...77”. Al igual que en los niveles anteriormente descritos, no hay duda de la posibilidad de registro de las formas como marca ante la OEPM78. En este concepto amplio de marcas de forma tienen cabida la marca-envase y la pseudo marcaenvase que en su día distinguía el EPI. Sin embargo, tal y como veremos en el Capítulo II, este tipo de marcas generan dificultades para delimitar con precisión su ámbito de protección ya que la distintividad puede residir únicamente en los elementos que acompañan al envase. En estos casos, es complejo conocer hasta dónde llegan las posibilidades del titular para vetar el acceso al registro o la utilización posterior de otras marcas integradas, en todo o en parte, por un envase similar, de lo que nos ocupamos en el siguiente capítulo79.

1.En palabras del autor, “El signo es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto; o bien en las correspondientes expresiones publicitarias” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado, pp. 27-30).

Sobre los bienes inmateriales, consultar a GÓMEZ SEGADE los ha definido como “creaciones intelectuales de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial trascendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva. A partir de esta definición el autor concluye que las características comunes de estos bienes son: 1) su condición de derechos de exclusiva, 2) su sometimiento al principio de “numerus clausus”, 3) la exigencia general de registro para su nacimiento, 4) su sometimiento al principio de prioridad, 5) su territorialidad, 6) su sometimiento al principio de agotamiento, 7) su temporalidad (también en el caso de la marca, en la que se manifiesta por su renovación por décadas), 8) su ubicuidad (GÓMEZ SEGADE, J.A., “Los bienes inmateriales”, pp. 116 y 119-123).

2.La semiótica, como disciplina que estudia los conjuntos de signos y la producción de un significado, normalmente considera signo a cualquier elemento que comunica un significado a un intérprete. En este sentido, es interesante la relación entre la semiótica y el desarrollo del sistema de marcas, para lo que recomendamos consultar a DENICOLI SCHMIDT, L., A distintividade, passim.

3.FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado, pp. 27-30.

4.En inglés, trademarks are what trademarks do (GANGJEE, D. S., “Paying the Price”, p. 61).

5.CALBOLI, I., SENFTLEBEN, M., The protection, p. 6.

6.GANGJEE, D.S., “Paying the Price”, passim.

7.Se trata de la oficina española relacionada con la propiedad industrial ya que su registro no se limita a las invenciones y a los signos distintivos. Pueden consultarse sus competencias en la web https://www.oepm.es/es/index.html.

8.Art. 74.1 RMUE: “Podrán constituir ‘marcas colectivas de la Unión Europea’ (en lo sucesivo, ‘marcas colectivas de la Unión’) las marcas de la Unión así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas”.

9.Art. 83.1 RMUE: “Una marca de certificación de la Unión será una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”.

10.En este punto puede consultarse a GARCÍA PÉREZ, R., El Derecho de Marcas, pp. 79 y ss. y el art. 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018 de la Marca de la Unión Europea.

11.Vid. STJUE de 21 de enero de 2010, asunto C-398/08 P (Audi y OAMI), apartados 35 y ss. El eslogan en este caso era solicitado por la marca de coches para la frase “adelanto mediante la técnica” para varias clases de productos.

12.Se trata de la Oficina en la que se registran las marcas, diseños y patentes a nivel europeo. Por ello, si bien su nombre hace referencia a la Propiedad Intelectual, hemos de entender este concepto en su sentido anglosajón (amplio), comprensivo de la propiedad industrial. Puede consultarse su página web para más información en los procesos de registro y en sus competencias. Además, es la encargada de publicar orientaciones en relación con las prohibiciones de registro y las decisiones administrativas de concesión y denegación de derechos. Para todo ello, vid. https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/home.

13.EUIPO, Directrices, Sección 4 Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, epígrafe 11.

14.Se trata de una empresa especializada en clasificar los colores que incluso elige según su criterio el “color del año”. Los diseñadores, especialmente del sector textil, emplean con frecuencia su categorización. Ésta puede consultarse en https://www.pantone.com/color-finder.

15.EUIPO, Directrices, Sección 4 Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, epígrafe 13.

16.Ídem, epígrafe 14.

17.Vid. en este punto FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La marca constituida...”, passim.

18.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Art. 4. Concepto de marca”, p. 132.

19.En relación con la marca de posición de la suela roja de Louboutin, nos gustaría destacar que su origen fue un tanto particular ya que la empresa francesa, para no afrontar las prohibiciones relativas a las marcas tridimensionales ni a los colores argumentó que su suela roja era una marca de posición (vid. STJUE de 22 de junio de 2017, asunto C-163/16, Christian Louboutin c. Van Haaren Schoenen). En este sentido, el AG consideraba que se trataba de una forma que añadía valor sustancial (estético) al producto pero el TJUE finalmente no admitió esta tesis y negó que se tratara de una marca de forma.

Vid. sobre esta cuestión GBD, “L’actualité”, pp. 8 y ss. así como CIANI, J., BRESCIANI, M., “Pattern protection”, passim.

Esto podría contraatacarse con la posibilidad de que los examinadores de la EUIPO y sus salas de apelación analicen los bienes y servicios para los que se solicita la marca para entender el contexto de las marcas aparentemente inocuas de tipo figurativo. Sin embargo, esta libertad de investigación tiene sus límites ya que hay un principio general de que la marca ha de ser examinada a la luz de la solicitud presentada y no según el uso finalmente dado por el solicitante (STGUE de 21 de junio de 2017, asunto T-20/16, M/S Indeutsch Int. c. EUIPO).

20.Reglamento de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, de Ejecución de la Marca de la Unión Europea.

21.Directrices sección 4 Motivos de denegación, p. 437 (epígrafe 10.1).

22.A esta separación hacía referencia CORNEJO cuando afirmaba que “un signo es una entidad ideal que representa o denota la realidad, pero que no es parte de la misma. La forma es una cualidad o característica constitutiva del producto o su envase; no puede haber producto ni envase sin forma” (CORNEJO GUERRERO, C.A., “La marca tridimensional”, pp. 93-94).

23.Nos referimos a estas prohibiciones en el Capítulo III del presente trabajo.

24.EUIPO, Directrices, Parte B. Examen, pp. 438-449.

25.STJUE de 24 de mayo de 2012, C-98/11 P (Lindt & Sprüngli), apartado 44.

26.Delimitamos el ámbito de la marca respecto de otros derechos de propiedad industrial y de la propiedad intelectual en el Capítulo II de esta obra.

27.El packaging como concepto simple son los materiales usados para envolver y/o proteger las mercancías vendidas en las tiendas (Oxford dictionary), si bien el fenómeno es más amplio porque se refiere a la estrategia de marketing por la cual se confiere una gran importancia estética a estos elementos debido a su incidencia en el atractivo del producto para los consumidores.

28.https://www.elle.com/es/belleza/cara-cuerpo/a23607245/crema-nivea-lata-azul/ (fecha de consulta: 17/12/2020).

29.TATO PLAZA, A., LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito...”, p. 396.

Es interesante reflexionar sobre el hecho de que para las marcas de forma opera una prohibición que implica que se las excluya del registro siempre que vengan condicionadas por la consecución de un resultado técnico. Pues bien, en el caso de los envases, creemos que no puede entenderse que la prohibición se aplique siempre que éstos tengan una función utilitaria de envasar, envolver o proteger el producto. Ello nos llevaría a excluir de protección a todos los envases y ésta no parece ser la voluntad del legislador europeo (sobre esta cuestión, vid. FHIMA, I., “Functionality”, p. 674).

30.En la doctrina alemana INGERL y ROHNKE mantuvieron esta tesis (así lo ha estudiado FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado, p. 67).

31.Conclusiones del 7 de abril de 2011 para el caso C-46/10, Viking Gas c. Kosan, apartados 64 y ss. La AG insiste en la protección de la compatibilidad e interoperabilidad de las bombonas de gas para bien de los consumidores y de la libre competencia y lo equipara a la necesidad de reparación de un vehículo de marca: “Si los consumidores sólo pudieran canjear las bombonas vacías con Kosan, otros vendedores ya no podrían acceder a ellos. La situación es en ese sentido comparable a la oferta de servicios de reparación para una determinada marca de vehículos. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva de marcas, no aplicable al caso de autos, se puede hacer publicidad de dichos servicios haciendo uso de la marca de automóviles, pues en caso contrario se impediría la competencia entre los talleres autorizados y los talleres no adscritos (apartado 67)”.

32.Se ha destacado que la principal función de tipo económico de las marcas es la reducción de los costes de la recogida de información por parte de los consumidores cuando éstos deciden realizar una compra (CALBOLI, I., “Hands off ‘My’ Colors...”, p. 289).

33.KUR, A., “Trademark functions in EU Law”, pp. 2 y 6.

34.Epígrafes 43 y 46.

35.Estas funciones derivadas se contraponen a la función principal u originaria que es precisamente la de indicación de un origen comercial.

36.El Prof. NÓVOA llega a decir que las funciones relativas al goodwill y a la publicidad son funciones específicas de la marca renombrada, dado que no se producen, o al menos no con tanta intensidad en el caso de otras marcas (FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Estudios, pp. 53-53).

37.Muestra de la dificultad de establecer límites claros entre las funciones de la marca es el hecho de que algunos autores entienden que aquéllas cumplen una función comunicativa en la medida en que constituyen instrumentos de comunicación mediante la transmisión de información de diferente naturaleza, superando las carencias informativas que el público consumidor puede tener al efectuar el acto de compra, facilitándole la elección del producto más ajustado a sus necesidades. Por ello, el sistema legal debe procurar evitar que se produzcan interferencias en la transmisión del mensaje informativo en lo referente a la identificación, calidad e imagen del producto. En realidad, puede decirse que el contenido informativo de la marca coincide plenamente con el cúmulo de las funciones individualizadas precedentemente (CHIJANE, D., La defensa, pp. 58-61).

38.Hablamos de producto dado que las marcas tridimensionales distinguen mayoritariamente productos y no servicios.

39.Art. 4.b) RMUE y 3.b) DMUE.

40.Tal y como concluyó la Sentencia Arsenal c. Reed, epígrafes 48 y 49.

41.También existe otra referencia a esa función principal en el Considerando 3 del mismo Reglamento cuando se indica que “Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines (desarrollar armoniosamente sus actividades económicas en el conjunto de la Unión), son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Unión...”.

42.FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado, pp. 70-71.

43.GARCÍA PÉREZ, R., El Derecho de Marcas, p. 66.

44.STJCE de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77 (Hoffman-La Roche y Centrafarm), epígrafe 7 (se incide en la idea también en el epígrafe 10).

Ha insistido en esta idea el apartado 30 de la sentencia Philips c. Remington: “Resulta igualmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia ...” y relaciona esta función esencial con la construcción de un sistema de competencia no falseado.

45.FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado, p. 73: “En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio (punto de vista socio-económico)”.

46.STJUE de 22 de junio de 1994, asunto C-9/93 (IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danzinger e Ideal-Standard GmbH), epígrafes 37-38.

47.Los mensajes publicitarios de Coca-Cola destacan por su originalidad y frescura. La empresa detrás de la marca ha sido constante en su labor de promoción publicitaria, comparación con los rivales y patrocinio deportivo. Un ejemplo claro es su spot publicitario post-pandémico, vid. https://ipmark.com/coca-cola-creatividad-postcovid/ (fecha de consulta 12/02/2021).

48.STJUE de 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95 (Parfums Christian Dior y Evora BV), epígrafes 44 y 45.

49.STJUE de 23 de mayo de 1978, asunto 102/77 (Hoffmann-La Roche y Centrafarm), epígrafe 7.

50.AREÁN LALÍN, M., “En torno a la función ...”, p. 58.

Nos parecen muy acertadas las palabras del autor en canto a las percepciones psicológicas causadas por la publicidad: “El comprador de un artículo de marca compra la pausa que refresca, la mano que no carece de habilidad, la aureola de misterio y romanticismo, el ‘status’ o prestigio social inherente al producto” (ídem, p. 80).

51.En este sentido, SCHECHTER consideró en 1927 que la capacidad de venta (selling power) dependía del efecto psicológico producido por la singularidad de la marca en la mente del público (FERNÁNDEZ-NÓVOA llevó a cabo una síntesis de sus teorías en ADI 5 (1978), pp. 33-57).

Por su parte, BROWN, en 1948 consideraba que las marcas cumplían una doble función: informativa y persuasiva (BROWN, R. S., “Advertising”, p. 1189).

52.TATO PLAZA, A., LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito...”, p. 406.

53.Cabe, sin embargo, citar opiniones contrarias que entienden que puede resultar excesivo proteger esta función publicitaria porque no es necesariamente beneficiosa para los consumidores. Al contrario, podría ser nocivo presentar los productos como falsamente atractivos. Para la autora las otras funciones de las marcas distintas a la indicadora de origen, podrían resultar protegidas por la competencia desleal y no por el sistema de signos distintivos (PAK, I., “The expansión”, pp. 161 y 166).

No compartimos estas ideas y creemos que el consumidor no se encuentra desprotegido ni engañado por la publicidad, de la que es racional esperar –y tolerar– una cierta exageración.

54.El CUP fue redactado inicialmente en 1883 y revisado en múltiples ocasiones. Ha sido suscrito por 177 Estados, entre los que se encuentran los miembros de la Unión Europea y EEUU. El Convenio constituyó el primer gran acuerdo internacional sobre Propiedad Industrial y regula varios de estos derechos, como las patentes y las marcas.

El CUP aporta unas bases mínimas para la armonización de los derechos de propiedad industrial, partiendo de unos principios que favorecen una incipiente cooperación internacional en la protección de la propiedad industrial, así como una cierta homogeneidad (FONT SEGURA, A., La protección, pp. 96-97).

55.Se establecen como principios fundamentales los de trato nacional –no discriminación entre los Estados firmantes- y derecho de prioridad –que se reconoce en relación a los derechos de propiedad solicitados en cada uno de los Estados firmantes– (FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial, Eurolex, Madrid, 1999, pp. 96-97).

56.El Convenio de Berna de la OMPI, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.

57.FONT SEGURA, A., La protección internacional, pp. 96-97.

Para MERGES el CUP es un acuerdo “minimalista” cuyo principal objetivo era facilitar la adquisición de derechos de propiedad industrial por personas que no poseen la nacionalidad del país en el que desean hacer valer o solicitar ese derecho. Por ello, la cesión de soberanía de los Estados participantes fue muy reducida (MERGES, R., “National sovereignty”, pp. 1250-1252).

Nos referimos al Acuerdo ADPIC en profundidad en el apartado III.2.c) del presente trabajo.

58.Se trataban, en primer lugar, de los arts. 117 y 118 de la norma.

59.De 12 de junio de 1903, publicado en la Gaceta de Madrid del 14 de junio de 1903, tomo II, pp. 977 y ss.

El art. 40 en su párrafo primero disponía que “los signos o medios materiales constitutivos de marcas habrán de tener siempre, para ser considerados como tales, la condición que señala el art. 21 de la Ley: servir para señalar y diferenciar los productos. En su virtud, los envases y recipientes, para que puedan estimarse como constitutivos de marcas, habrán de tener una forma típica o característica que les diferencie y distinga de los que el comercio y la industria tienen adoptados para envasar y contener los productos, y que, perteneciendo, por tanto, al dominio público, no pueden registrarse como propiedad exclusiva”.

60.TATO PLAZA y LEMA DEVESA apuntan a que estos elementos serán normalmente gráficos o denominativos. La conclusión es que la pseudo marca-envase (marca genérica que se acompaña de otros elementos distintivos) pertenece al grupo de las marcas mixtas o complejas (vid. TATO PLAZA, A., LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito...”, pp. 396-398.

61.El extinto art. 124.9 EPI afirmaba que “No podrán ser admitidos al registro como marcas: aquéllas que del texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso sólo podrán registrarse para el producto que se indique en el diseño, y los envases que no contengan grabado, estampado o cualquier otro procedimiento, elementos que los caractericen y distingan como marcas-envases”.

62.OTERO LASTRES, J.M., “En torno a la figura ...”, pp. 295-299.

63.Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

64.En el art. 11.d) de la LM 1988.

Vid. TATO PLAZA, A., LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito...”, p. 399.

65.Por su parte, en EEUU se ha acuñado con el término trade dress: se trata del diseño y forma de los materiales que sirven para empaquetar el producto. Sin embargo, se trata de un concepto que se ha ampliado, ya que la propia configuración del producto, así como su diseño y forma pueden también ser considerados integrantes del trade dress. Es la legislación de marcas –Lanham Act– la que admite la protección del empaquetado si cumple una función de identificación del origen, como se exige para cualquier otro tipo de marca. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las configuraciones del producto y del empaquetado se protegen sin registro a través del 15 USC § 1125 (a), que es una norma de competencia desleal que permite ejercitar acciones civiles contra personas que usen en el comercio los mismos envases, símbolos, etc. y que, por ello, puedan generar confusión o engaño respecto al origen comercial. La legitimación activa de estas acciones se concede a cualquier persona que crea que puede verse afectada por tales actos.

Se ha definido como la imagen total de un producto, la cual puede incluir características como el tamaño, la forma, el color o las combinaciones de colores, textura, gráficos (o imágenes) o incluso técnicas de ventas específicas (Sentencia de la Corte de Apelación del Circuito 11, John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 1983).

El trade dress cubre tanto los envases y la forma de proteger el producto como el diseño industrial. Sin embargo, el umbral para que surja esta protección es relativamente alto, especialmente para los diseños: se exige la distintividad y la ausencia de funcionalidad (de condicionamiento por un resultado técnico) de la forma (vid. SCHICKL,

L., “Protection”, p. 20).

66.Directiva 89/104/CEE.

67.FONT SEGURA, A., La protección internacional, pp. 95-96.

Para MERGES, la característica fundamental del ADPIC es que va más allá de una equidad en el procedimiento sino que estipula unos estándares sustantivos mínimos y provee (al menos en teoría) un mecanismo de ejecución de su cumplimiento (MERGES, R., “National sovereignty”, p. 1252).

68.El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

A su vez, la OMC (WTO por sus siglas en inglés) es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. Se compone de 164 miembros desde 2016, entre los que se encuentran España y los otros EEMM de la UE y también EEUU. Para más información sobre la OMC y el ADPIC, vid. https://www.wto.org/indexsp.htm (fecha de consulta: 07/01/2021).

69.Art. 15.1 Acuerdo ADPIC.

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes: las normas, la observancia y la solución de diferencias. En relación a las primeras, no se desmarcan de lo establecido en los principales Convenios de la OMPI (fundamentalmente el Convenio de París o CUP para la propiedad industrial y el de Berna o CB para la propiedad intelectual) si bien añade un número sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no trataban o hacían de modo insuficiente.

En relación con la observancia, destaca del Acuerdo ADPIC que existen unos principios generales aplicables a todos los procedimientos de los Derechos de Propiedad Industrial por él regulados que incluyen recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones relacionadas con las medidas en frontera. Finalmente, la solución de diferencias que surjan en el cumplimiento de obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC (vid. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm, fecha de consulta: 22/02/2021).

70.Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, por sus siglas en inglés) de 1994. Son partes del mismo los Estados de la UE y los EEUU, entre otros países y hasta un total de 54 firmantes. Vid. sobre la materia la página web de la OMPI: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/ (fecha de consulta: 21/02/2021).

71.Se trata de la Regla 3, apartado 3) del Reglamento del TLT de 27 de octubre de 1994. Disponible en https://wipolex.wipo.int/es/text/294364 (fecha de consulta: 21/02/2021).

72.Formularios tipo disponibles en https://wipolex.wipo.int/es/text/294436 (fecha de consulta: 21/02/2021).

73.Arts. 4.1.e) DMUE y 7.1.e) RMUE.

74.CALBOLI, I., SENFTLEBEN, M., The protection, pp. 5-6.

75.Exposición de Motivos, apartado III de la Ley.

76.Se trata del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Estudiamos las modificaciones a lo largo del presente trabajo en sus correspondientes apartados.

77.Art. 4 LM.

78.https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos07.html.

79.TATO PLAZA, A., LEMA DEVESA, C., “En torno al ámbito...”, pp. 399-400. Aunque nos ocupamos de esta cuestión en el capítulo siguiente, nos parece oportuno adelantar aquí que, para resolver este tipo de problemas, cobran relevancia las reglas habituales sobre la comparación de marcas, como el hecho de que se debe atender al conjunto de las marcas enfrentadas sin descomponerlas (STS 20 noviembre 2001). Es cierto que en el conjunto de la marca pueden destacar elementos con una especial fuerza diferenciadora, que poseen una peculiaridad singularizante y, por ello, han de ser analizados con especial cuidado.