Читать книгу Las Marcas tridimensionales - Sara Louredo Casado - Страница 4

Podría pensarse que cualquier tema relacionado con la protección de las marcas es poco novedoso y que la materia ha sido estudiada en profundidad y se encuentra agotada. Sin embargo, a medida que la legislación se ha extendido para dar cabida en este derecho a nuevos tipos de signos se hace necesario analizar, de forma actualizada y coherente con el sistema establecido en la Unión Europea, los problemas y las realidades de esos signos, que se integran en la categoría de “marcas no tradicionales”.

En esta categoría amplia de marcas no convencionales podemos establecer cierta graduación en función de la problemática más o menos compleja que presentan en relación a su registro e infracción. En este sentido, las marcas tridimensionales o de forma no son la última incorporación a la lista de posibles signos pero sí han obligado a los tribunales a interpretar continuamente, y en particular en los últimos años, los límites de su tutela, su distintividad y su relación con otros derechos de la Propiedad Industrial, en especial con los diseños y las patentes.

Tanto las empresas como los consumidores son conscientes de la incidencia que una forma atractiva tiene en la compra de determinados productos y, por tanto, del éxito comercial de los objetos. En palabras del padre del diseño industrial Raymond Loewy “entre dos productos con el mismo precio, la misma función y la misma calidad, ganará el que tenga un exterior más atractivo¹”. Constituye una muestra de esta importancia creciente el hecho de que, junto a los esfuerzos en el ámbito de la innovación técnica, se producen cada vez más registros de diseños industriales y marcas tridimensionales en nuestro país y en la UE.

Es cierto, como veremos a lo largo de esta obra, que no se establecen requisitos de protección para las marcas tridimensionales distintos de los de otras, como las denominativas o figurativas (consideradas más tradicionales). Sin embargo, existe un fenómeno relevante a tener en cuenta en relación con la forma de los productos y es que los consumidores no relacionan mentalmente una forma con una procedencia empresarial con la misma facilidad que una palabra o un dibujo. Por ello, normalmente para que estos signos se perciban como auténticas marcas, las empresas deben desarrollar una intensa labor publicitaria o de comercialización. Un ejemplo de ello es el spot publicitario de la firma de joyería española Tous para las Navidades de 2019 en la que se destacaba la dificultad de envolver la “característica caja circular” que constituye el embalaje de sus joyas².

Fig. 1: imagen del spot publicitario que destaca la forma redonda de la caja para las joyas Tous.

Aunque estas marcas se han reconocido desde hace años –a nivel europeo, se contemplaban en la Primera Directiva de aproximación de las legislaciones en materia de marcas del año 89³ y en España ya figuraban en el Estatuto de Propiedad Industrial (EPI) del 29⁴–, el debate sobre la conveniencia de proteger este tipo de marcas no se encuentra cerrado. En este sentido, algunos autores consideran que los signos tridimensionales vienen a ocupar un espacio que ya era cubierto por los diseños industriales o incluso por la propiedad intelectual, por lo que no sería necesario proporcionar la tutela de las marcas.

En relación con lo anterior, no ha de perderse de vista que las marcas son el único derecho de propiedad industrial que se concede por tiempo ilimitado si su titular las renueva y paga las tasas asociadas ante la correspondiente oficina. Frente a esto, las patentes tienen una duración máxima de veinte años y los diseños registrados de veinticinco desde su solicitud –los diseños no registrados sólo de tres desde su publicación en el mercado– antes de pasar a integrar el patrimonio público. Por ello, la duración indefinida de los signos distintivos es un elemento condicionante tanto de la tutela dispensada como de sus límites.

A nuestro juicio, se impone un tratamiento cauteloso de las marcas de forma por dos motivos fundamentales: en primer lugar, debido a la mencionada inconveniencia de su intrusismo en el campo de otros derechos de la propiedad industrial: el monopolio sobre una solución técnica o una forma muy atractiva desde un punto de vista estético supone un perjuicio acusado para la innovación. En segundo lugar, si bien las marcas suelen considerarse, en general, inofensivas a efectos de la libre competencia en el mercado, las tridimensionales pueden resultar perjudiciales para ésta porque no recaen sobre una asociación mental de los consumidores entre un signo y un producto o servicio sino sobre el producto en sí mismo o sobre una de sus partes, lo que supone obstaculizar a los competidores el acceso a ciertas formas y objetos.

Este fenómeno deriva de la superación de la dicotomía entre signo y producto, que ha llevado a algunos autores a concluir que la semiótica – relación entre el significante y el significado o la realidad a la que el signo conduce– se quiebra en las marcas de forma. Por estas razones, a pesar de no ser legislativamente tan novedosas como las marcas sonoras u olfativas, se considera que las marcas tridimensionales son “no convencionales”.

Las antedichas preocupaciones no son ajenas al legislador que, a pesar de mantener los mismos requisitos de protección para este tipo de marcas, ha configurado unas prohibiciones estrictas que las formas deben superar para ser registradas –las cuales constituyen también causas de nulidad–. Dichas prohibiciones recaen sobre: a) las formas que vienen impuestas por la naturaleza del producto; b) las que son necesarias para obtener un resultado técnico, y; c) las que confieren un valor sustancial al producto⁵. La ratio común a todas ellas es que la marca no debe ampliar artificialmente su ámbito de protección y tutelar aquellas características de los productos que no cumplen la función esencial de los signos distintivos: la indicación de un origen comercial. Además, ninguna de las prohibiciones se convalida a través de la demostración de que la forma analizada ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso o promoción en el mercado por parte del titular de la marca.

Otro punto importante a tener en cuenta para los signos consistentes en la forma del producto es precisamente su potencial ausencia de carácter distintivo en algunos casos. Por poner algunos ejemplos: ¿realmente los consumidores identifican la forma piramidal de una chocolatina o la forma tubular de una botella de agua con las marcas Toblerone y Voss of Norway respectivamente? Pues bien, en esta cuestión ha de tenerse en cuenta la “familiarización” del consumidor con la forma y la incidencia que en este fenómeno tiene la labor publicitaria realizada a favor del producto. Al contrario que en las prohibiciones apuntadas, la ausencia de distintividad en el comienzo de la vida de la marca no es obstáculo para que se adquiera con el uso, en lo que se denomina distintividad adquirida o secondary meaning.

Ahora bien, hay una particularidad en esta materia que no deja de ser, hasta cierto extremo, paradójica, y es el hecho de que aquellas formas más rompedoras para algunas categorías de productos, y por tanto más distintivas, pueden incurrir en la tercera de las prohibiciones apuntadas por conferir un valor sustancial a dicho objeto, que se traduce en el mayor éxito comercial del mismo. Desarrollamos esta cuestión en el correspondiente apartado, proponiendo algunas posibles soluciones al dilema.

No nos extendemos más en esta introducción para entrar en una materia que consideramos de gran interés y relevancia para el Derecho de la propiedad industrial. Nuestro estudio comienza con un análisis de las marcas no tradicionales. Pasaremos a continuación a analizar el concepto y características de la marca tridimensional y las funciones que cumple en el mercado. Estudiaremos seguidamente la ausencia de carácter distintivo de algunas marcas de forma y su posible convalidación a través la adquisición de distintividad por el uso. Dejamos para el final el análisis de las prohibiciones de registro recogidas en la legislación europea a las que hemos aludido ut supra y de las particularidades en relación al ámbito de protección de estas marcas.

En cuanto a la metodología aplicada, dado que el objetivo de la obra es ofrecer una visión panorámica de las marcas de forma, se ha analizado, en primer lugar, la legislación actual y sus antecedentes. En este sentido, nos dirigimos normalmente a las normas europeas, el Reglamento y la Directiva de Marca de la UE por ser la base de las diferentes legislaciones nacionales sobre marcas⁶, si bien ante las (escasas) diferencias de redacción o interpretación acudimos comparativamente a Ley de Marcas española. Por otra parte, en algunos puntos nos ha parecido conveniente comparar las mencionadas normas con las de otros Estados miembros –tanto actuales como ya derogadas– y con las de países de fuera de la UE, como es el caso de Estados Unidos. Finalmente, hemos de destacar que, a pesar de que el tema es relativamente joven en lo que a regulación se refiere, contamos con abundante jurisprudencia que no puede dejarse atrás ya que ha jugado un papel sumamente importante en el desarrollo de esta materia –sobre todo, acotando los límites de la protección de las marcas de forma y la extensión de las prohibiciones de registro–.

1. La cita ha sido recogida de la página oficial del diseñador: https://www.raymondloewy.com/about/quotes/#:~:text=%E2%80%9CDesign%2C%20vitalized%20and%20simplified%2C,most%20attractive%20exterior%20will%20win.%E2%80%9D (fecha de consulta: 18/09/2020).

2. Puede verse el spot en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0D-9j69k7KfY (fecha de consulta: 18/09/2020).

3. En este sentido el art. 2 de la Directiva 89/104/CEE (del Consejo de 21 de diciembre de 1988) establecía: “Podrán constituir marca todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente ... la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

4. El art. 2.d) del EPI reconocía que podían constituir una marca “las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación”.

5. Arts. 4.1.e) de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 y 7.1.e) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017. En adelante, nos referiremos a estos instrumentos como la DMUE y el RMUE.

6. Incluimos las referencias a estas normas en nota a pie de la página anterior.