Читать книгу Derecho de la moda en Iberoamérica (Fashion Law) - Enrique Ortega Burgos - Страница 132

− Describa las cláusulas más comunes en este tipo de acuerdos, y valore sucintamente las distintas alternativas que licenciante y licenciatario pueden considerar a la hora de negociarlas; en concreto:

− Objeto de la licencia;

– Duración de la licencia.

− Ámbito territorial de la licencia.

– Precio de la licencia, alternativas.

− Cláusulas de control y de auditoría.

− Cláusulas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

− Resolución anticipada.

– Ley aplicable y jurisdicción.

− Para ilustrar el apartado anterior, utilice ejemplos referidos al sector de la moda.

Nos acordos de licença, as partes têm liberdade para convencionar as cláusulas de acordo com seus desejos comerciais, mas algumas disposições são estritamente necessárias, especialmente se o contrato for levado à averbação do INPI. Assim, como premissa básica, o contrato deve identificar com bastante precisão qual o objeto da licença outorgada, detalhando o número e o título da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, ou ainda o número da marca registrada ou do pedido de registro depositado, por exemplo.

Igualmente importante, o contrato de licença deve trazer a lei e jurisdição aplicáveis e o alcance desta licença, tanto no aspecto temporal quanto territorial, fixando-se o prazo da licença e seu território. Interessante frisar que o prazo da licença não deve ultrapassar o prazo de vigência do ativo licenciado. Também, há de se estabelecer se a licença é dada em caráter de exclusividade ou não, nos casos de o licenciante outorgar licenças para mais de um licenciado, o que é comum no mercado fashion: especialmente no caso das marcas de luxo, estas assinam licenças com diferentes terceiros, que poderão explorar, cada um em seu segmento e de acordo com os limites da licença recebida, vários nichos (acessórios, joalheria, perfumaria, cosméticos etc.).

Ainda, há de se estabelecer a remuneração pela licença (os royalties) e sua forma de cálculo, se aplicável. Usualmente as partes negociam um percentual calculado sobre o preço líquido de venda dos produtos ou receita advinda dos serviços envolvidos no negócio, ou ainda um valor fixo por unidade vendida ou, por fim, um valor fixo mensal. É importante frisar que o INPI só aceita a averbação com pagamento de royalties se o objeto do contrato já tiver sido concedido pelo Órgão (a marca registrada ou a patente concedida, por exemplo). Os pedidos depositados e ainda não concedidos não farão jus a remuneração, e tão logo tal pedido for concedido, o titular poderá solicitar ao INPI a alteração do Certificado de Averbação, e então a remuneração poderá ser computada retroativamente.

No setor da moda, muito comuns são os contratos com um valor de royalties estabelecido de acordo com o valor líquido de vendas. Desta forma o licenciante recebe uma porcentagem da venda de um produto licenciado que traga, por exemplo, sua marca registrada.

Bastante usuais também são as cláusulas de controle e auditoria, usualmente confeccionadas para assegurar que o licenciante não tenha o objeto da licença gerido de forma equivocada pelo licenciado, gerando danos à sua reputação ou posicionamento de mercado, por exemplo. Assim, são criadas disposições contratuais que permitem que o licenciante tenha o direito de fiscalizar o modo como o licenciado explora o objeto da licença.

Exemplifica-se com as licenças de marcas de moda, nas quais assegura-se que o licenciante fiscalize a qualidade do material dos itens do vestuário com a marca licenciada aposta, por exemplo, ou as condições de produção, de acordo com preocupações sociais ou ambientais. Concomitantemente, é relevante que ao licenciante se assegure o direito de auditoria quanto aos valores de venda e números que comporão os royalties, já que estes quase invariavelmente decorrem de uma atividade desempenhada única e exclusivamente pelo licenciado, cujos resultados não são diretamente acessíveis ao licenciante.

Por fim, bastante relevantes são as cláusulas que dispõe sobre a gestão e a proteção da propriedade intelectual envolvida na licença, que então determinarão qual das partes será responsável por gerir e arcar com os custos de tal manutenção dos ativos perante os órgãos responsáveis e, ainda, quem terá legitimidade ou obrigação de tomar as medidas cabíveis em caso de infrações praticadas por terceiros contra os ativos licenciados.