Читать книгу Markenrecht - Jennifer Fraser - Страница 267

54

IRv Widerspruchsverfahren ist zunächst auf das jeweils eingetragene Waren-/Dienstleistungsverzeichnis abzustellen (BGH MarkenR 2015, 552 Rn 28 – Goldbären, juris). Während der nach § 43 Abs 1 geltenden Benutzungsschonfrist können sämtliche eingetragene Waren bzw Dienstleistungen berücksichtigt werden. Nach Ablauf von fünf Jahren ab der Eintragung kann der Anmelder der jüngeren Marke die Einrede der fehlenden Nutzung erheben, der Widersprechende hat sodann seine tatsächliche Nutzung glaubhaft zu machen (BPatG MarkenR 2006, 460 – EVIAN/REVEAN; GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE/CEFASEL). Falls die ältere Marke für einen Oberbegriff geschützt ist, ihr Inhaber sie allerdings nur für einzelne unter diesen Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen nutzt, sind nur diejenigen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, deren Nutzung der Inhaber der älteren Marke glaubhaft gemacht hat (BGH MarkenR 2015, 552 Rn 28 – Goldbären, juris; MarkenR 2011, 547 Rn 10 – Maalox/Melox-GRY; MarkenR 2006, 409 – Ichthyol II).

55

Soweit die tatsächliche Nutzung hingegen unbestr ist, sind sämtliche Waren/Dienstleistungen aus dem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis heranzuziehen, auf die sich der Widersprechende mit seinem Widerspruch beruft (BGH GRUR 2002, 65, 67 – Ichthyol). Nutzt der Widersprechende seine Marke über die eingetragenen Waren/Dienstleistungen hinaus, kann er einen Widerspruch nicht hierauf stützen (BGH GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB; EuG GRURInt 2005, 594, 595 – RIGHT GUARD XTREME sport; GRURInt 2004, 1020, 1022 – M+M); er kann – falls er insoweit eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr 2 erworben haben sollte – ein Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs 2 Nr 4 einleiten.

56

Im Verletzungsverfahren kommt es hinsichtlich der potenziell verletzten Marke auf deren Markenschutz unter den oben aufgeführten Gesichtspunkten an. Abzustellen ist während der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren nach § 25 auf sämtliche eingetragenen Waren- und Dienstleistungen; erst nach Ablauf dieser Frist hat der Inhaber der älteren Marke seine tatsächliche Nutzung für die in Streit stehenden Waren bzw Dienstleistungen nachzuweisen (BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS). Wird die Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, genutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit lediglich für diesen Teil als eingetragen (BGH MarkenR 2006, 409, 411 – Ichthyol II; zust Anm Fritzsche GRUR 2006, 943). Bezüglich der Verletzermarke ist dagegen ausschl die konkrete Benutzung der Marke zu betrachten und eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit nur anhand der beworbenen Waren/Dienstleistungen zu beurteilen.