Читать книгу Derecho de la moda en Iberoamérica (Fashion Law) - Enrique Ortega Burgos - Страница 100

− Describa el tipo de obstáculos que pueden surgir en el procedimiento de registro de una marca en su jurisdicción distinguiendo entre formales y de fondo y si son objetables de oficio o a instancia de parte.

Ao depositar um pedido de registro, o depositante deve se atentar ao cumprimento de todas as exigências formais, instruindo o pedido com, por exemplo, a necessária procuração e o pagamento das taxas. Caso o pedido não atenda formalmente o solicitado pela Lei n.º 9.279/96, o INPI formulará de ofício uma exigência, que deverá ser cumprida sob pena de arquivamento do pedido.

Ainda, uma vez regularmente protocolado e então publicado, o pedido de registro poderá ser objeto de oposições de terceiros com legítimo interesse, em até 60 (sessenta) dias da publicação da marca. A melhor maneira de se evitar oposições de terceiros é que se fazendo as buscas prévias de registrabilidade e viabilidade. Com estes estudos, os profissionais especializados em propriedade industrial podem, através de pesquisas e análises do banco de dados do INPI, identificar possíveis óbices (pela existência de marcas anteriores, idênticas ou similares) e mensurar riscos envolvidos no pedido a se realizar.

Então, superada a fase de oposições, entre-se na fase de análise de mérito, na qual o INPI pode novamente formular exigências (agora, de mérito), solicitando ajustes ou esclarecimentos em relação a documentos apresentados, a lista de produtos ou serviços da especificação da marca objeto do pedido etc.

Ultrapassada a análise (com ou sem exigências formuladas e, caso estas existam, pressupondo seu devido cumprimento), o INPI emitirá sua decisão, que pode ser pelo deferimento ou pelo indeferimento. Caso indefira, um recurso administrativo é cabível, em até 60 (sessenta) dias contados do indeferimento. Novamente, um indeferimento não deve ser uma decisão surpreendente para um titular, caso este tenha feito uma busca prévia, e possivelmente identificado possíveis riscos envolvidos. Caso o INPI aceite e defira o recurso, a decisão se reverte e a marca resta deferida.

Deferido então um pedido de registro, caso o titular cumpra o prazo legal e pague as taxas finais de concessão de registro, este será concedido e valerá por 10 (dez) anos. Da data da concessão da marca, ainda caberá um processo administrativo de nulidade em até 180 (cento e oitenta) dias, ex officio pelo INPI ou por terceiros legitimamente interessados que queiram discutir alguma nulidade no direito ora concedido.

− ¿Es necesario probar el uso de la marca con carácter previo a su solicitud?

A Lei n.º 9.279/96 (artigo 128), estabelece que as pessoas físicas e jurídicas só podem reivindicar registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. Esta declaração deve ser feita no próprio requerimento, sob as penas da lei. Ou seja, não há necessidade de comprovação efetiva no momento do protocolo do pedido de registro, e cumpre-se esta formalidade via declaração no formulário. Todavia, havendo dúvidas, o INPI pode formular uma exigência e solicitar esclarecimentos.

− ¿Son registrables 1) los eslóganes,

A Lei n.º 9.279/96 é bastante clara quanto à não-registrabilidade de expressões de propaganda (slogan) como marca junto ao INPI (artigo 124, inciso VII). O INPI, inclusive, é bastante rígido em relação ao tema, e entende que expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado não podem ser registradas como marca. Em outras palavras, aplicar-se-á a proibição quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

Na prática, e cientes desta proibição, titulares usualmente levam suas expressões de propaganda à registro em Cartórios de Títulos e Documentos, para que tenham ao menos um documento de caráter oficial e datado, no qual se atesta o uso de tal expressão.

− ¿Son registrables 2) las marcas consistentes en la combinación de varios signos descriptivos o genéricos y 3) las marcas que, siendo intrínsecamente no distintivas hayan adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso en el mercado?

− En lo posible, refiera ejemplos prácticos del sector de la moda basados en su jurisdicción.

Ainda, para que alcance o registro, uma marca deve ser distintiva. Ou seja, ser dotada de distintividade é condição sine quo non e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Justifica-se, portanto, a proibição do registro de sinais não distintivos, já que estes seriam incapazes de, per se, serem percebidos como marca pelo mercado consumidor.

Todavia, admite-se no INPI que a combinação de diversos elementos, ainda que descritivos e/ou genéricos resulte em um conjunto marcário distintivo e, assim, registrável, desde que cumpra as funções marcárias. E mais, a distintividade, ainda que de elementos genéricos e descritivos pode ser adquirida, não sendo naturalmente intrínseca da marca.

Em tais situações, sobre as quais a doutrina brasileira em suas explicações se espelha nos ensinamentos norte-americanos acerca do secondary meaning, tem-se um sinal inicialmente comum/descritivo que adquire força e eficácia distintiva em virtude do seu uso contínuo e intensificado, em um produto e/ ou serviço e direcionado a um público intencionalmente determinado. Em outras palavras, o “significado secundário” da marca acaba prevalecendo sobre o original, pelos esforços de marketing e exploração, com o público-alvo já observando a expressão marcária e facilmente identificando sua origem e atributos.

Exemplo: